当前位置:首页 >

《商标法》第49条第2款(注册商标三年不使用撤销制度)评注
Commentarieson Article 49, paragraph 2 (RevocationProceedings for Continuous Three-Year Period of Non-Use) of Trademark Law

摘 要:为了促使商标注册人将其注册商标进行积极使用,发挥商标功能,避免商标资源的闲置及浪费,《商标法》第49条第2款规定了注册商标三年不使用撤销制度。其构成要件可以归结为三个:连续三年;未在核定使用的商品或服务上以与注册商标相同或基本相同的标识进行商标性使用;以及无正当理由。作为弥补注册主义弊端的制度设计,出于公益目的考量,任何主体均可提起该程序。在法律效果上,撤销决定将导致注册商标专用权自公告之日起终止。本文结合学理与判例对该款规定的解释与适用进行评注,在整理与构成要件、撤销程序与法律效果相关各论点的基础上,分析其与规范意旨的体系关联。

关键词:撤销程序;连续三年不使用;真实使用;正当理由

Abstract:In order toencourage the proprietors of the trademarks to actively use their registeredtrademarks, to fully play the functions of trademarks, and to avoid theidleness and waste of trademark resources, Article 49, paragraph 2 of theTrademark Law provides for revocation proceedings on three-year continuousnon-use of trademarks. There are three constituent elements: continuousthree-year period; non-use of the same or substantially the same mark as theregistered mark on the goods or services approved; and no justified reasons. Asan institutional design to make up for the drawbacks of first to registerprinciple, any subject can raise the proceedings for public interest purposes.With regard to legal effect, the rights of the proprietor of the trademarkwould be revoked from the date of the publication by the trademark office. Thisarticle combines the theory and jurisprudence and comment on the interpretationand application of the provisions. The author analyzes systemic relationship ofthe provision with its normative intention through discussions on itsconstituent elements, revocation proceedings and legal effects.

Keywords: Revocation Proceedingsof Trademark Rights; Continuous Three-Year Period of Non-Use; Genuine Use; ProperReasons

一、立法沿革与规范意旨

(一)立法沿革

在《商标法》[1](82)§30.4中即规定了连续三年停止使用的,由商标局责令限期改正或者撤销其注册商标(以下简称“撤三程序”或“撤三制度”)。 同时根据《商标法实施细则》[2](83)§20.2的规定:仅可由地方工商行政管理部门报请商标局撤销其注册商标。在《细则》(88)§29中将其修改为任何人可以向商标局申请撤销该注册商标。法(93)与法(01)对于撤三程序并未进行任何修改,仅在《细则》(93)§29中允许商标注册人提供不使用的正当理由(《细则》(95);《条例》(02)(14)同))。

在法(13)§49.2中对撤三制度进行了较大幅度的修改,主要体现为将实施细则中已体现的实践纳入了法条之中:即一是将该类商标由“商标局责令限期改正或者撤销”,改为商标局依任何单位或者个人的申请予以撤销,商标局不再主动撤销该类商标。二是明确了申请撤销的商标限于“没有正当理由”而不使用的商标,即对有正当理由而连续三年不使用的注册商标,不予撤销。特别是在救济方式上,删除了商标局责令限期改正,而是在满足撤销程序的要件时直接撤销注册商标。在旧法下对此问题曾存在不少争议。在“康王”案(最高驳回再审申请通知书(2007)行监字第184-1号)[3]中依据《条例》(02)§39.2的规定对于撤三程序中由商标局撤销注册商标,并不适用责令限期改正的处理办法。在学说上,有学者认为应首先适用责令限期改正,只有在极端情况下才考虑撤销动议[4];不同观点认为如果将责令限期改正作为撤销的前置程序的话,可能会导致撤三制度形同虚设,因此主张应从立法论角度删除“责令限期改正”的规定[5]。

(二)规范意旨

该规定的目的在于促使商标注册人将其注册商标进行积极使用,发挥其商标功能,避免商标资源的闲置及浪费[6]。尽管对于撤三制度规范意旨的阐述在实践中几乎不存在任何争议,但根据这一规范意旨所构建的具体要件与效果在适用上却不乏争议。结合商标法的立法精神来看,撤三制度在学理上的不同理解主要集中于以下两种观点:一种观点更加强调撤三制度的公益目的,重视其对于注册主义弊端的弥补功能[7]。特别是中国语境下注册主义制度的诸多弊端日益显现,其中较为突出的就是市场主体试图以注册方式获利。尽管没有实际使用意图却以向他人出售为目的进行商标注册申请,以妨害他人的经营活动为目的的商标注册申请,或是利用他人的知名度而抢注商标等。这样的行为不仅妨碍他人正当的经营活动,限制第三人选择商标的范围,还会加重商标行政机关的负担,造成审查延迟,进而造成商标制度所欲实现的功能不能正常发挥,并损害公众对于商标制度的信赖。这种理解下有必要更加注重对于不使用行为的惩罚力度,从而引导更多三年间并未实际使用的商标被撤销。

另一种观点则更加重视注册商标权的财产权属性,强调撤三程序作为市场竞争主体间的利益调整[8]。该观点从撤三程序的实际运用角度出发,指出:“虽然对于连续三年不使用的商标,任何人都可以向商标局申请撤销,但实务中商标的撤销申请人大部分与被申请撤销的商标之间存在法律上或者事实上的利害关系,主要包括两种情况:因他人商标对自身申请注册的商标构成障碍的在后商标申请人;通过其他程序未能制止他人商标注册的利益相关人。几乎不存在纯粹为了维护公共利益而去对实际不使用或者停止使用的商标提出撤销申请的情况。另一方面,实际不使用的商标数量远远高于被申请撤销或者实际撤销的三年不使用商标数量”[9]。此外,现实中也存在利用他人不规范的使用商标,以撤三程序作为不正当竞争的手段或索取不正当利益的手段的情况[10]。采取这一观点可能更多的将法律拟制的三年期限视为一种激活商标资源的手段,而非肩负遏制商标抢注行为的功能[11],那么撤三程序中的许多具体制度在适用上将会体现对注册商标是否撤销较为谦抑的态度。

诚然作为财产权的注册商标权在属性上并无争议,但是在多大程度上承认仅因注册行为而产生的财产权效力则不无可探讨的余地。从制度层面上看,撤三程序的提起主体为任何人,而并未限于利害关系人。尽管从现实角度看提起撤三程序的主体一般均为利害关系人,但这并不能说明撤三程序仅仅调整的是竞业者间的利益关系。如果撤三程序在要件和效果的设置上更加有利于监控商标注册人的不使用状态,也许现实中就不会仅由利害关系人提起这一程序,而转化为能够发挥公益性质的维护竞争秩序的功能。而从原理层面上看,注册主义的优势发挥和弊端弥补在一个此消彼长的过程之中,应依据一国具体现状,通过制度的设计与运用予以调节。其中在中国现实语境下,应该更为重视发挥撤三程序在弥补注册主义弊端上的作用,进而充分地在要件和效果上予以反映。

二、构成要件

根据法(13)§49.2,撤三程序中所列举的构成要件为:“连续三年”、“不使用”与“无正当理由”。在司法实践中也存在将商标法中提及的三要件扩展为五要件的案例(在“泰山晚报”案(北知行判(2015)京知行初字第5214号)中认定构成撤三程序的要件包括:商标使用行为是否发生于涉案三年期间;是否使用与诉争商标相同或基本相同的标识;是否是在诉争商标核定使用的商品或服务上的使用行为;是否能够证明诉争商标的使用行为是“真实、善意的商标使用行为”,而非“象征意义的使用行为”;商标注册人是否存在不使用的正当理由)。以下将以商标法所提及的三要件为基础,在涵盖各论点的同时分别进行论述。

(一)连续三年

1、连续三年的起算时点

根据《条例》(14)§66.3的规定:“申请撤销注册商标应当自该注册商标注册公告之日起三年后才可以提起”。对初步审定公告后他人提出异议的,尽管商标法中规定了在经裁定异议不能成立而核准注册的,商标注册申请人取得商标专用权的时间自初审公告三个月期满之日起计算,但是撤销程序的起算时点并不是初步审定公告三个月期满之日,而是实际商标注册公告时点(尽管是法(01)下的案例,在“新飞”案(北高行判(2011)高行终字第1242号)与“聚龙湾”案(北京一中行判(2013)一中行初字第2271号)均持此种看法)。其理由就在于在涉案商标能否予以核准注册尚不确定的情况下,由商标申请人承担使用的义务,对其并不公平。在法(01)下商标局作出的异议不能成立裁定仍可以向商标评审委提起复审,而在法(13)下商标局做出准予注册决定的就予公告。尽管在异议程序的救济程序上法(01)与法(13)存在区别,但仍然可能出现经裁定异议不成立而核准注册公告之日晚于初步审定公告三个月期满之日,所以法(01)下的判例法理仍具有拘束力。对此,在规范层面,尽管不是针对国内商标,而是针对国际注册商标的撤销程序,在《条例》(14)§49中对于驳回期限届满时仍存在驳回复审或异议等程序的,并不是以驳回期限届满日作为起算时点,而是以商标局或者商评委作出的准予注册决定生效之日为起算点,应该认为这一起算点的设定和判例所体现的法理一致。

2、连续三年的止算时点

在规范层面没有明确的规定连续三年的止算时点,在学说上可能的解释包括两种[12]:一种是由撤销程序的申请人指定一个连续三年的诉争期间,只要在该期间内商标注册人未使用的,就满足撤销事由。即使在该期间的止算时点到撤销申请时点之间商标注册人存在使用行为也不能避免被撤销的命运;另一种是对于连续三年的止算时点以撤销申请日为判断标准,商标注册人需要证明其在撤销申请日之前三年内存在商标使用行为。商标局的实践为后一种解释方法[13],其理由就在于尽管在任意一个连续三年中商标注册人由于未实际使用商标造成了商标来源识别功能的未充分发挥或业已衰退,但是只要在他人提起撤销程序申请日前的三年内存在实际使用的话就起到了促进商标使用并积累商誉的制度宗旨,而不必从惩罚商标资源闲置的角度制裁商标注册人[14]。另一方面这种制度设计也给予了撤销程序提出主体有限的激励,即只有严密监控注册商标人是否存在不使用行为并及时提出程序的,才可以撤销注册商标。

3、连续三年期间是否可以重复计算

有观点认为只要商标注册人在一次撤销程序中证明了诉争期间内的实际使用,就免除了该三年期间再次接受撤销程序检验的义务。他人如果想要再次启动撤三程序的话,只能在上一个三年的截止时点的三年后再次提出[15]。从撤三程序所具有的公益目的角度看,既然规定了任何主体均可以监督商标注册人是否实际使用注册商标,那么就不能阻止不同主体就注册商标提起撤销程序。特别是如果赋予不同主体所诉争的期间具有遮断其他主体再次就重复期间提起撤销程序的效力的话,某一主体在撤销程序这一明显体现出双方当事人对抗性的程序中的消极举证将会影响积极举证的其他主体的诉讼权利,同时也会使得撤销程序在应对抢注等现象的实效性上大为受损。另一方面既然商标注册人在某一程序中已经证明了实际使用行为,那么在重复期间内的再次举证也难谓对其增添了过重的负担。

(二)不使用

1、使用相同或基本相同的标识的判断

从实际使用的标识角度看,如果使用的并不是与注册商标相同或基本相同的商标,而是与注册商标相近似的商标的话,并不能免除因不使用而被撤销的命运。尽管在商标法上注册商标权的排他性及于他人对近似标识的使用行为,但是其主要目的是为了防止两个近似标识在使用中造成的来源混淆之虞。如果注册商标权人仅实际使用与注册商标近似的标志的话,那么在与近似标识相近似的范围上就不能防止其可能在注册商标权的保护范围之外与他人注册及实际使用的标识相混淆的可能性。由于商标法并不鼓励注册商标权人对近似范围内的商标进行的实际使用行为,也就并不能将近似商标的使用视为三年不使用撤销程序对注册商标的使用[16]。

其中判断的关键就在于在多大程度承认对于基本相同标识的使用。在最高人民法院《关于审理商标授权确权行政案件若干问题的意见》[17]§20中指出:“实际使用的商标与核准注册的商标虽有细微差别,但未改变其显著特征的,可以视为注册商标的使用”[18]。这一规定来源于《保护工业产权巴黎公约》[19]第六条之五C小节(2)的规定,即“商标中有些要素与在原属国受保护的商标有所不同,但并未改变其显著特征,亦不影响其与原属国注册的商标形式上的同一性的,本联盟其他国家不得仅仅以此为理由而予以拒绝”。该规定目的是允许在注册的商标形式和使用的商标形式之间可以存在某些非实质上的差别(如对某些构成部分做些改变或加以翻译的情况)[20]。

在学说上,对此问题有学者在借鉴日本法的基础上指出:仅仅改变注册文字商标的书写方法的(包括字体间的转换、繁体字与简体字的转换、横写与竖写的转换、罗马字大小写的转换等);注册文字商标使用的汉字与汉语拼音进行变更;与注册图形商标外观具有同一视觉效果的;需要者普遍认为与注册商标在音形义等方面具有同一性的;上述情形均应认为满足基本相同标识的要求[21]。而在日本的实践上同时认为称呼相异但是含义相同的中文汉字与罗马字间的变更(如“彩虹”与“rainbow”;“音乐”与“music”等)、表达一定含义的中文汉字与该含义所代表的图形之间的变更(如“青蛙”与青蛙图形)、具有相同含义的图形之间不同外观的变更等情况则不认为构成基本相同标识[22]。

同时也有观点将基本相同标识的判断扩展为商标近似性标准的判断,通过对于确权机关实务的整理指出:我国对于标识基本相同总体上持较为宽松的态度。在部分情况下,对于“显著特征”的判断基本上采取了与商标近似判定相近的认定标准。原因在于在此情况下,商标的识别功能基本得以维持,即相关公众能将改变后的标识与核准使用的标识作“同一性”的认识[23]。

在行政机关实践中,对于不改变显著特征的使用,商标行政管理机关在适用法(13)§49.1判断是否构成“自行改变注册商标”时存在较为丰富的实践。虽然自行改变注册商标的撤销条款和撤三程序具有不同的规制目的和法律后果,但在对商标标识的规范使用上存在共通之处。可参考商标行政管理机关关于“自行改变注册商标”中“自行改变”的实践,划定注册商标改变显著特征的范围[24]。从历史沿革看,商标行政管理机关对于“自行改变”的判断经历了由严格向较为宽松的变化,但即使在宽松的情况下也未将标准放宽到与近似性判断同等的程度,仍然强调“局部或较轻微的改动”[25]。

在司法实践中,在基本相同的认定问题上存在较多争议[26]。其中与既有学说与比较法经验形成较为一致理解的类型包括:在认定构成基本相同标识的实践方面:仅仅改变注册文字商标的书写方法的(包括字体间的转换、繁体字与简体字的转换、横写与竖写的转换、罗马字大小写的转换等);商标构成要素之间排列的改变与位置的互换(在“亿健”案(北知行判(2017)京73行初633号)中中文“亿健”与英文“YIJIAN”组成的不同排列与字体);在诉争商标由中英文组成,如果中英文所指代的内容一一对应,实际使用上仅中文或英文(在“自我”案(北知行判(2016)京73行初3521号)中认定“self自我”商标的“self”一般被识别为英文,具有“自我”的含义);在诉争商标由文字和图形组成,如果文字和图形所指代的内容一一对应,实际使用为文字加图形部分的(“PIGEON Corporation”案(北高行判(2012)高行终字第1057号)中复审商标“PIGEON Corporation”为文字商标,实际使用文字“PIGEON”加“鸽子”图形的组合商标);商标省略或添加描述性内容的,往往以省略的部分或添加的部分是否构成显著部分为判断标准,当构成非显著部分时往往认定构成未改变的使用(在“华军”案(北高行判(2011)高行终字第504号)中实际使用的“华军网”中的添加部分即为非显著部分);同理如果实际使用的部分构成诉争商标显著部分时,对其使用亦作为未改变的使用(在“愛兒”案(北高行判(2010)高行终字第770号)中复审商标由中文“愛兒”与英文“BABIES”构成,其中文部分“愛兒”是复审商标的显著特征[27])。

与学说不同,在具有相同或近似含义但外观与称呼等方面具有较大差别的情况下,存在采取混淆与否的标准,认定构成基本相同标识使用的实践。在“555”案(北高行判(2014)高行(知)终字第3351号)中即认定“555”与“三五牌”构成基本相同的商标。

相反,在否定构成对基本相同标识使用的实践方面:在商标由中外文组成,使用中改变中文或外文部分(在“鐵力士TINIT”案(北高行判(2013)高行终字第303号)中使用的商标标识为中文“鐵力士”和英文“LISHIX”的组合);对汉字与汉语拼音之间的变更使用(在“卡宾”案(北知行判(2016)京73行初5125号)中“KABIN”对“卡宾”的替换);颜色组合商标改变颜色或颜色间位置排列,或指定颜色的改变所使用的颜色。在结合商标的情况下,对于结合商标的使用是否构成对结合商标中一部分要素的使用问题,在“中伦”案(北知行判(2016)京73行初4178号)中由于“中伦文德”与“中伦”系各自独立的两枚商标,因此法律顾问合同上的“中伦文德律师事务所”标识的使用不能看作“中伦”商标的使用。在“自然”案(北知行判(2015)京知行初字第4056号)中诉争商标“自然”是一个由汉字名词构成的商标,而“自然饮”则是具有较强显著性和识别力的一个创新的汉字组合。所以,诉争商标“自然”与“自然饮”商标是两个完全不同的商标,其标志整体各自起到不同的识别作用。

在商标注册人同时存在其他注册商标的情况下,如果其他注册商标与案件中实际使用的标识更为接近,则不认可该种使用为复审商标的使用。在“凯撒庄园”案(最高行判(2017)最高法行再27号)中指出:虽然发票仅是记录商品销售的单据,其对所涉商标进行简化亦属于常见作法,但考虑到凯撒公司同时是“凯撒”商标权利人的事实,因此否定了“凯撒”作为“凯撒凯撒庄园”的使用。在“Croco”案(北高行判(2010)高行终字第876号)中复审商标为“Croco”,实际使用为“CROCOLADIES”、“CROCOKIDS”,如果按照添加描述性非显著部分规则处理应作为基本相同标识上的使用,但实际使用的标识与商标权人注册的其他商标一致,因此得出了否定结论。在“娜斯维尔NORTHVILLS”案(北知行判(2016)京73行初2926号)中实际使用的为其注册的“NORTHVILLS”和“娜斯维尔"商标,按照“自我”案的规则:在诉争商标由中英文组成,如果中英文所指代的内容一一对应,实际使用上仅中文或英文,应该视为撤三程序的使用。但是该案中强调在注册商标专有使用权人有多个商标时,对商标标志的改变应当不至于与其他商标标志相混淆,更不能以其他商标标志的使用来认定该商标标志的使用。相反,也有承认此种情况下作为诉争商标使用的实践。在“阿姆斯壮”案(北知行判(2016)京73行初2050号)中指出此种情况下需要求由商标权人明确该使用是对哪一商标的使用,如果明确是对复审商标的使用,而非对其他商标的使用的话,虽然有对注册商标使用不规范之处,但不能据此否认其使用的真实性。

2、在核定使用的商品或服务上的使用

2.1在核定使用的商品以外使用注册商标的情形

对于在核定使用的商品以外使用注册商标的情形,司法实践一般认为:注册商标必须是在核定的商品或服务上进行使用,不应将相应商标核定使用商品范围以外的类似商品上的使用视为该条所称的“使用”(“DUNGS”案(北知行判(2015)京知行初字第5807号)、“农夫山泉”案(北知行判(2016)京73行初6003号))[28][29]。对其理由在“三得利”案(最高行裁(2017)最高法行申5093号)中给予了体系化的理解,即法(13)§23规定:“注册商标需要在核定使用范围之外的商品上取得商标专用权的,应当另行提出注册申请”。法(13)§56规定:“注册商标的专用权,以核准注册的商标和核定使用的商品为限”。根据上述规定可知,无论是注册商标的使用还是注册商标专用权范围仅限于核定使用的商品范围,超出该范围使用的应当另行申请。如果将撤三程序中“使用注册商标”的解释扩大到在核定商品范围以外的类似商品上的使用,则会与上述不相协调。

其中在判断是否属于在核定使用商品上的使用时,在实际使用的商品与核定使用商品不一致的情况下,也并非将其划定为在类似商品上的使用,而是在一定程度上扩展了核定使用产品的范围。在司法实践中包括以下几种情况[30]:其一是实际使用的商品与核定使用的商品只是名称上存在差别,但在商品的功能、用途、生产部门、销售渠道、消费对象等方面相同或基本相同,存在极为密切联系,在某种程度上形成替代品的情况。此种情况下,往往判断实际使用的商品或服务属于具体哪一类别时存在交叉,特别是随着商品或服务的发展趋势实际使用的商品亦可能满足两种或以上类别的要求时往往认定为在核定商品上的使用。如在“大自然”案(北高行判(2014)高行(知)终字第2195号)中指出“墙纸”与“非纺织品墙帷”在功能、用途、销售渠道、消费对象等方面相同或基本相同,两商品联系极为紧密。并且,随着社会经济发展以及人民物质生活水平的提高,墙纸商品的品质有较大提升,种类亦更为繁多,墙纸商品步入社会公众的家庭生活,相对墙帷商品的使用范围逐渐扩大,在某种程度上,比实际使用的墙纸商品与复审商标核定使用的非纺织品墙帷商品构成替代商品;在“EURASIA”案(北高行判(2014)高行(知)终字第3737号)中指出由于社会的发展变化等因素,《类似商品和服务区分表》中名称不同的服务的目的、内容、方式、对象等方面可能趋于一致,成为同一种服务,因此,判断是否属于同一种服务,应从服务的目的、内容、方式、对象等是否相同等方面予以认定。因此认定"节目制作"服务与"广告片制作"服务有趋于一致或者是存在交叉的趋势。

其二是实际使用的商品与核定使用的商品属于上下位概念的情况,如在“现代”案(北高行判(2010)高行终字第647号)中实际使用的商品是润滑油,而涉案商标核定使用的商品为工业用油及油脂、润滑剂等,但是,根据石油化工行业中的公知常识,润滑剂是润滑油的一个上位概念,且润滑剂中最主要的品种为润滑油,润滑油与润滑剂应属于相同商品。在“三得利”案(最高行裁(2017)最高法行申5093号)中结合商品的物质属性、商业特点以及《类似商品和服务区分表》关于商品分类的原则和标准等因素进行综合考虑,认定“饮用水”属于“液体饮料”商品范围。

其三是司法实践中存在将在商品的组成部分或零部件上的使用认定延及核定注册的最终商品或完成品的案例。在“鲨鱼图形”案(北知行判(2015)京知行初字第3774号)中诉争商标被核定使用的商品是眼镜,而实际交易的商品是眼镜架而不是眼镜,在《类似商品和服务区分表》中,眼镜与眼镜架属于类似商品。判旨指出:眼镜由镜架和镜片组成,在现实生活中,相关公众在购买眼镜时,一般选择在眼镜店购买,除了太阳镜外,对于近视镜、花镜等这类大多数眼镜商品,由于需要考虑相关公众所配眼镜度数的因素,眼镜店很少销售带镜片的眼镜,相关公众在配眼镜时,首先需要确定佩戴眼镜的度数,再挑选眼镜架,因此,眼镜生产商很少制造带镜片的近视镜、花镜等这类大多数眼镜商品,由此可见,眼镜架与眼镜之间存在着密不可分的关系,尤其在眼镜服务领域二者确实难以区分。在“枫叶”案(北知行判(2015)京知行初字第2184号)中诉争商标被核定使用的商品是“西装”,而实际交易的商品是“西裤”。判旨指出根据相关消费者通常认知,西装包含西装上衣与西裤,且在目前的销售方式中将西装上衣与西裤分开销售已属常见。上述两案均认可了在组成部分上的使用可以延及最终商品。

对此问题在学说上持不同见解,即某一商品总是由多个部分或零部件组成,而各个零部件可能存在多个商品来源,消费者在看到零部件上的标识时很难识别最终商品的来源,因此不应认可在商品组成部分上的使用可以延及最终商品[31]。结合学说所述原理,再来分析上述两案的话,可以发现:在“鲨鱼图形”案中强调了眼镜商品在实际交易中的情况,即以眼镜架搭配镜片的形式进行销售,在眼镜架上的标识即可体现在最终商品眼镜上的来源识别功能。但在“枫叶”案判决理由中仅强调了西装上衣与西裤分开销售已属常见,但这一理由并不足以支持西裤上的标识可以体现西服的来源,恰恰因为其独立销售的实践使得西裤的标识仅能体现西裤生产商的来源,因此只有证明在西服领域单独购买与西服配套的西裤并不是常见的实践时,才能够承认西裤上的标识使用可以延及西服。

2.2在核定使用的部分商品上使用注册商标的情形

2.2.1与实际使用商品相类似的核定使用商品

在司法实践中对此问题采取以下判断标准:即当诉争商标实际使用的商品是核定使用商品之一的情况下,该使用行为可以维持该商标在与其所使用商品类似的核定使用商品上的注册(“亿健”案(北知行判(2017)京73行初633号))[32]。之所以对部分商品上的使用可以延及核准注册的其他未使用商品之上,在“DCLSA”案(北知行判(2015)京知行初字第408号)与“雅卓”案(北知行判(2015)京知行初字第5237号)判旨中给出了详尽的理由。即在市场经营中,基于对资金、生产能力、市场情形等因素的考虑,商标注册人在商标注册后的较短时间内并不必然会在全部核定使用的商品上均投入使用,而是很可能在某一个或几个商品上进行生产及销售,从而减少经营风险。在上述产品经营状况良好的情况下,才有可能考虑将上述经营行为扩大到与之相类似的商品或服务。鉴于相类似的商品或服务在生产条件、服务场所等硬件条件以及销售渠道等软件条件方面,均具有相当程度的共通性,商标注册人如欲扩大经营所需投入相对较少,因此,上述做法是经营者扩大其经营规模所通常采用的方式。这也就意味着,如果将这一范围内的商标专用权为商标注册人保留,其具有较大可能性会产生社会经济效益。即便商标注册人在尚未投入使用的类似商品部分不享有商标专用权,但其仍然基于类似商品的原则在该部分享有的禁止他人使用相同或近似商标的权利,这一情形意味着社会公众在该部分范围内将不可能享有商标专用权。在此情况下,如禁止原告在该范围内享有专用权,必然会导致任何人均不可能获得该范围内的专用权,从而使得该注册商标资源被闲置,无法获得相应社会收益,这一结果显然与商标法的立法目的并不相符。

2.2.2“与实际使用商品相类似的核定使用商品”构成类似的商品

对于是否可以将类似的范围进行传导扩大,延及“与实际使用商品相类似的核定使用商品”构成类似的商品问题,在“MIJIA”案(北高行判(2018)京行终1033号)中持否定意见;但在“DCLSA”案(北知行判(2015)京知行初字第408号)中则持肯定意见,并在判旨阐述了理由,即原则上,原告注册商标禁用权的范围应以实际使用商品为判断基准,其禁用权范围除包括实际使用商品外,仅应延及与该实际使用商品相类似的核定使用商品范围,而不应延及“与实际使用商品相类似的核定使用商品”构成类似的商品。但应注意的是,商标禁用权的范围不能脱离商标专用权范围而孤立确定。“与实际使用商品相类似的核定使用商品”构成类似的商品上的禁用权来源于“与实际使用商品相类似的核定使用商品”的专用权,如原告注册商标禁用权范围不包括后者,则意味着原告对于前者将不享有专用权。如将原告的注册商标专用权延及核准注册的其他未使用商品,会更有利于实现该条款的立法目的,因此,在考虑这一因素的情况下,将原告商标禁用权范围延及“与实际使用商品相类似的核定使用商品”构成类似的商品更具合理性,亦更符合该条款的立法目。

2.2.3学说与解释论构建

对于上述司法实践中说理与由说理所推导出的肯定结论,笔者持不同观点。首先判旨从禁用权与专用权的关系角度论证了在与实际使用的核定注册商品相类似的其他核定注册商品上的延及性。但是禁用权所确保的商标注册人在类似商品范围内的排他权仅是一种可能性,具体禁用权的判断需要在侵权诉讼中通过混淆与否进行判断,以一种假设性质的逻辑推演就确定商标注册人一定在类似商品上具有排他性的推理本身就值得疑问;其次是即使承认商标注册人在类似商品上的禁用权,也不意味着商标权人就一定需要在类似商品上保持注册商标,也不意味着撤销在不使用的类似核定注册的商品上的商标就会造成社会资源的浪费,相反维持其注册恰恰是对于注册资源的浪费。既然禁用权及于类似商品,那么即使商标权人由于商业原因尚未在该类别上进行使用而遭到撤销,他人也无法在该类别上进行商业使用或注册。当商标权人逐渐推开经营范围而实际在类似商品上使用时,仍然保留了其注册的资格。这样根本没有必要在开展事业之初就在长达三年的期限内并未打算从事经营活动的类别进行注册。这种防御性质的注册事实上才构成对于社会资源的浪费;最后从体系化解释的角度看,在核定注册的商品以外使用注册商标,即使使用的商品和核准注册的商品类似也不能延及。但是一旦最初在类似范围内都进行注册反而就可以延及的话,无形中鼓励了经营者在未使用的类似商品领域预先进行注册。此外,如果认为撤三程序所法定的三年是一种法律拟制的强制期间的话,那么商业活动的逐步推进与展开也需要在三年之内完成,否则也不应该认为这种情况下就应该给予免予撤销的待遇。

既然在原理上笔者并不赞同既有判旨的理由论述,那么应该如何理解既有实践的做法呢?对此,李扬教授在借鉴日本实践基础上从举证责任分配角度的解释论构建具有一定的启发意义[33]。即某一核定注册商品上的使用之所以可以延及其他类似核定注册的商品,是一种降低商标注册人举证责任负担的制度设计。如果某一主体针对商标注册人所有核准注册的商品类别提起了一揽子性质的撤销程序的话,那么商标注册人不必就其在所有核定注册类别上的使用进行举证,仅需要举证其在其中一个核定注册商品类别上的使用即可延及所有核定注册的商品类别。之后则需要由撤三程序的提出主体证明在其他核定注册的类似的商品范围上商标注册人并不存在实际使用行为。如果撤三程序申请人不能证明在其他核定使用商品类别上存在不使用情况的话,则在该次程序中驳回其撤销的主张。那么对于撤三程序的提起主体来说,可以在下一次发起的撤三程序中排除掉商标注册人证明实际使用的商品类别,针对其他核定注册的类别再次提起撤销程序,直到商标注册人在所指定的核定注册商品类别上再也举证不了就其中某一个履行了使用义务的情况下,那么剩余的类别则需要被撤销。结合《条例》(14)§68中规定在撤销理由仅及于部分指定商品的,可以对于部分指定商品上的商标予以撤销,这种部分指定商品上的撤销也支持了笔者的解释论构成。

3、商标性使用

在法(13)§48中存在对于商标法上“使用”的定义,该定义同样适用于撤三程序中的“使用”概念[34]。如果追溯“商标的使用”概念的立法沿革的话可以发现,其出现就是为了实现定义三年不使用撤销程序中“使用”概念[35]。在《细则》(83)§20.2中就已经出现了该条款的身影:“对商标的使用,包括用于广告宣传或展览”。也就是说商标权人的“广告宣传或展览”等行为属于“商标使用”行为,因此可以免予被撤销。在《细则》(93)§29.2款延续了上述逻辑,并在原有“广告宣传或展览”的基础上进一步的明确了商标使用的内涵,即“前款所指商标的使用,包括将商标用于商品、商品包装或者容器以及商品交易文书上,或者将商标用于广告宣传、展览以及其他业务活动”。法(13)§48在《细则》规定的基础上,在形式上构成商标使用行为之上,在实质上又增加了定义商标使用的要件,即用于识别商品来源的行为。即使形式上满足了在商品或服务上的使用,如果在实质上并未起到识别商品来源的功能的话,也不能作为商标使用处理。因此在现行法下对于商标使用的判断存在形式性要件与实质性要件的界分,以下将以这两个要件在撤三程序中的判断为中心分别予以论述。

3.1商标使用的形式性判断

3.1.1商品上的使用

商品上的使用由于“等”字的存在,事实上包含了一切形式上利用商标的行为,从类型化的角度看现实中主要包括两种商品上的使用样态,即商品交易中的使用行为与商品广告中的使用行为。商品交易中的使用行为是指将标识贴附在商品上(生产领域)制造与将贴附了标识的商品进行使用(狭义)、许诺销售、销售、进口(流通领域)。其中争议较大的问题是是否包含“出口”行为?从形式性判断上看,“出口”亦属于广义的在交易中使用,因此不应该否定“出口”构成商标的形式性使用。但是不排除从实质上否定出口行为构成发挥来源识别功能的商标性使用(后述)[36]。另一个争议的问题是是否要求商品必须进入交易或流通领域。由于将商标附着与商品或商品的包装的行为即满足形式上对于商标使用的要求,且作为商标发挥来源识别功能的预备行为,现实中很少存在附着了商标的商品并不进入交易环节的情况,因此在撤三环节中将商标附着在商品之上的行为亦满足使用要求。但是并未将商标附着于商品之上,而仅仅是印制了商标的行为,尽管在侵权环节作为独立的侵权类型(法(13)§57.4),但是并不能够作为撤三程序中的使用[37](“保时捷”案(北高行判(2011)高行终字第239号))。在商品广告中的使用主要是指将包含商标的商品广告、定价表、交易文书等进行展示、发行、传播等行为。

3.1.2服务上的使用

在服务上的使用亦包括服务交易中的使用行为与服务广告中的使用行为。由于服务商标的使用方式与商品商标具有明显区别,其不像商品商标,可以将商业标识使用在商品包装或者容器中,因此,在商业活动中,在服务场所内外表明其服务商标的、在服务招牌上标明其服务商标的、在为提供服务所使用的物品上标明服务商标的、在服务人员的服装、鞋帽及标牌、名片、明信片等物品上标明其服务商标的、在服务提供者的财务账册、发票、合同等商业交易文书上标明其服务商标的、利用平面或者立体媒介使相关公众认识到其为服务商标等行为都可以认定为服务商标的使用行为(“华滨”案(北知行判(2015)京知行初字第3761号))。

相反,尽管在服务人员的服装、鞋帽及标牌、名片、明信片等物品上标明其商标的可以作为服务商标的使用,但是却不可以作为服装、鞋帽及标牌、名片、明信片等物品的商品商标上的使用。在“HESS”案(北知行判(2015)京知行初字第1125号)中涉及在提供教育培训服务过程中,在培训人员服装上使用“HESS”商标是否属于在第25类T恤等商品上对诉争商标的商业性使用。对此,判决指出:服装类商品的生产、销售一般体现为批量化、不特定范围的生产、销售。商品商标的使用与服务商标的使用不同,在提供教育培训中经常用到的物品,如旗帜、帽子、服装、工具等物品上使用某个商标,不能因此就认定在该类别上使用了商品商标;一般而言,在服务人员及培训人员的服装上使用统一标识,其目的仍在于区别服务的提供者,显示服务的专业化,而非单独标明服装商品的来源。只有在提供服务之外的其他商品流通领域中同样存在该商标在该种商品类别上使用的情况,才属于商标法意义上商品商标的使用。

对于“推销(替他人)”服务,不包括通过零售或批发直接向消费者出售商品(服务),以价格的差异获取商业利润的情形,而仅指通过向他人提供建议、策划、宣传、咨询等服务赚取服务费(“长宽”案(北知行判(2016)京73行初1888号))。 

3.2商标使用的实质性判断

在商标使用的实质性判断上司法实践在理念上基本确立了以下判断标准,即只要在指定期间将诉争商标用作商品或服务的标识,发挥了其识别商品或服务来源的作用,在商标权利人的控制下对商标进行了公开、合法、真实的使用,即可认定该商标已经使用。反之,若无直接证据显示诉争商标于指定期间内已经实际进入了商品流通领域,从而实际发挥了区分商品或服务来源的作用,则不宜认定该商标实际进行了使用[38]。但在具体适用上对于“公开、合法、真实的使用”以及“象征性使用”等概念的界定上仍不乏争议。以下将以司法实践中存在争议的论点为中心,一一作出分析。

在进入各论之前,需要解决商标使用的实质判断涉及的一个具有争议的理论问题,即尽管商标法中对于商标使用的定义规定安排在了“第六章商标使用的管理”部分,但是通说认为对其适用贯穿于商标法的始终。这样就需要明确在维持注册环节与侵犯商标环节是否需要对于商标使用采取同一的理解。在“MANGO”案(北高行判(2016)京行终5003号)判旨中特别强调了在同一部法律内对相同概念作相同理解。但在学说上则指出两者在判断标准上存在区别[39]。对此问题笔者认为尽管在维持注册环节与侵权环节所指向的均为同一的法(13)§48中“使用”的定义,但是由于维持注册中的使用与制止侵权中的使用在不同的制度下具有不同的趣旨,因此在解释论上亦是存在差别的。例如在侵权环节即使仅发生一次商标使用行为亦可能造成相关公众的混淆,因此满足构成侵权的要件,但是在维持环节,长达三年之久该行为如果仅发生一次,无法排除该行为属于象征性使用(“觉知”案(北高行判(2018)京行终3064号))。特别是作为注册商标权仅仅因为注册行为就可以获得全国范围内的排他权,而对于未注册的商业标识仅在知名范围内享有相应权益,为了维持在全国范围内强力的排他权,有必要在使用上对于商标权人进行更为严格的审查,否则完全可以通过未注册标识的保护途径获得与知名度上的投入相应的激励。

3.2.1公开性使用

公开使用主要是指在附着了商标的商品进入了流通环节,或为进入流通环节做好了准备。在实践中对此要件的争议主要发生在“使用的地域性要求”与“无偿赠送是否构成商标性使用”两个方面,以下将结合这两个论点予以论述。

3.2.1.1使用的地域性要求

在考虑某一商标使用行为是否属于发生在中国大陆境内的使用行为时,关键在于该使用行为是否足以使该商标在中国大陆境内产生识别作用(“DRAGONFLY”案(北知行判(2016)京73行初6770号))。其中实践中争议较大的焦点问题就是出口行为、以出口为目的生产行为、定牌加工、来料加工等是否构成撤三程序中“使用”的认定。对此,否定意见指出:鉴于使用诉争商标的商品并未投入到中国大陆地区的市场流通领域中,中国境内的相关公众没有接触到该商品的可能性,因此该使用行为在中国境内无法起到区分商品来源的识别作用,不属于商标法意义上的使用行为(“HTC”案(北知行判(2015)京知行初字第768号)、“NIKKO”案(北高行判(2016)京行终2238号))。

与此相对照,也存在肯定出口行为构成撤三程序中“使用”的判决,而其中判旨所述理由主要包括以下三种:

一种是直接承认出口行为具有来源识别功能。在“DRAGONFLY”案(北知行判(2016)京73行初6770号)与“DCLSA”案(北知行判(2015)京知行初字第408号)中指出:就出口行为而言,虽然出口商品的终端销售行为发生在进口国,但不可否认,出口商向进口商销售商品的行为发生在中国大陆境内,同时进口商在选择中国出口商的过程中,可以依据不同的商标将不同的中国出口商相区分,在这一过程中诉争商标显然已起到识别作用,而该识别作用发生在中国大陆地区。

另一种是直接认定生产行为发生在中国大陆地区。在“VAN”案(北知行判(2016)京73行初4928号)和“BIGSTAR”案(北知行判(2015)京知行初字第3764号)中指出仅用于出口的商品的制造行为系发生于中国大陆地区,且此种制造行为发生于大陆地区。

还有一种是出于纯政策因素的考量。例如在“DOLPHIN”案(北知行判(2015)京知行初字第5532号)中在区分了既有出口的商业模式包括:由商标权人许可他人生产并销往国外、对商标的使用模式为来料加工、由商标权人自行生产并销往国外三种模式的基础上,指出三种模式的共性在于向域外地域销售,该行为为我国目前主要的对外贸易形式之一。仅因为上述使用行为形式上未满足进入大陆地区的商品流通领域而否认其构成连续三年停止使用撤销制度中的使用,将使得上述商品无法完成出口行为,而实质上影响上述对外贸易的完成,不仅有违我国拓展对外贸易的政策要求,亦与商标法确定的促进社会主义市场经济发展的立法目的相违背。而在“DCLSA”案(北知行判(2015)京知行初字第408号)中还指出:判断撤销诉争商标的注册是否对社会整体经济有所影响,需区分商标注册人在进口国是否进行商标注册的不同情形而分别进行分析。如果商标注册人依据马德里条约及其议定书相关规定在中国进行商标注册的同时,亦在进口国及其他成员国进行了国际注册,则商标注册人在中国所注册商标的效力状态在一定程度上会影响到该商标在进口国的效力状态。如果认定出口行为未构成商标使用行为而将其撤销,则意味着该企业不仅在中国无法获得商标法保护,更为重要的是在其进口国家或地区在一定情况下亦无法获得商标法保护,而后者对其显然更为重要。即使商标注册人并未通过马德里条约体系在进口国进行商标注册,但在本国已进行商标注册的出口企业显然会比未进行商标注册的出口企业,更具有信用,会获得更多的出口商业机会。因此,无论上述哪种情形下,认定出口行为构成使用行为,均会对出口企业具有实质影响,并相应地影响到我国出口经济的发展。

对于上述司法实践中所体现出来的不同观点,笔者认为应该类型化的予以分析。首先对于普通的出口贸易来说,认为出口行为具有来源识别功能具有有一定道理。即出口商向进口商销售商品的行为发生在中国大陆境内,同时进口商在选择中国出口商的过程中,可以依据不同的商标将不同的中国出口商相区分。但是这一说理并不适用于定牌加工等的各种商业模式,因为定牌加工的情况下,出口环节只销往单一主体,相关公众即进口商对上述产品在中国大陆范围没有来源识别的必要;其次对于认定生产行为发生在中国大陆范围的观点,的确在侵权环节即使擅自制造的注册商标标识的都会纳入商标权人的禁用权范围之内,更不用说生产标识并将其贴附到商品之上的生产行为。但是对于生产出来的贴附有注册商标的商品如果是定牌加工模式下全量出口外国的话,那么生产行为仅仅是出口行为的必经过程,其法律效果上的衡量应被出口行为的评价所吸收,而不具有独立评价的可能性。再次,从撤三程序的趣旨上看,主要是弥补注册主义的弊端,维护竞业者选择商业标识的自由。对于现阶段依据外国进口商事前委托生产,并全量出口的情形,在中国大陆范围完全没有维持对同一标识进行注册的必要。当然从防御注册角度看,由于在域外的使用所产生的一定影响并不构成中国境内授权确权环节所评价的一定影响。因此定牌加工出口商如果不能在中国大陆获得商标注册的话,极易导致他人在中国境内抢注同一商标并阻止定牌出口企业的出口行为。从解释论体系的一以贯之角度看,如果在撤三程序中对于定牌出口行为不视为商标性使用的话,那么在侵权环节仍然应该保持同一的认识,使得定牌出口行为免于侵权责任的追及。最后对于法院所指出的纯政策性考量因素来说,外国进口商已在外国享受注册商标,委托中国大陆企业生产并贴牌出口,这种情况下并不存在因为在中国大陆同一商标不能注册而导致的出口行为无法完成。即使出口商无法获得注册,而被他人在中国境内抢注的,也因为被抢注商标的禁用权不及于贴牌出口行为而无法影响贴牌出口商业模式,这对于我国的对外贸易并无任何影响。而对于判旨所述的马德里条约及其议定书体系下基础注册被撤销可能导致在进口国的注册也被撤销的问题。事实上即使如此,在马德里条约及其议定书体系下也存在救济方式,即将一项国际注册转变为若干国家或地区申请的制度(《马德里议定书》[40]第九条之五),根据该规定不会产生判旨所述影响[41]。

3.2.1.2无偿赠送是否构成商标性使用

对于“无偿性使用”是否满足使用要求问题,在《审查标准》(17)中指出仅作为赠品使用的不被视为商标法意义上的商标使用。而既有司法实践存在不同的判断,在“开心人大药房”案(北高行判(2016)京行终131号)中,法院认定:虽然以意图作为赠品为由,购买去污商品,并要求供货方将诉争商标贴附于上述商品包装之上的行为,尽管去污商品作为赠品赠送给消费者能够起到给开心人大药房连锁药店业务做广告的作用,但是消费者在接触到上述商品时,能够清楚的识别出该商品来源于雕牌、立白洗洁精等商标的所有人,而不会认为其来源于开心人大药房。而在“福音”案(北知行判(2015)京知行初字第5433号)中,法院则认定赠送“福音”日记本行为虽无对价,但亦属于商标法意义上的使用。在市场交易中,商品往往具有一定的对价并可以用于交换,但市场交易是一个动态的过程,为了争取更多的交易机会,经营者往往会采取打折销售、免费赠送等多种营销策略,只要商品本身处于市场流通环节中,就不能因其系打折销售或者免费赠送而否定其商品的属性。

从两案判旨可知:对于在赠品上的标识使用行为是否可以作为核准注册的商品上的使用问题并不以有偿与否作为判断标准,而是以是否使得商标起到了商品来源识别功能为标准进行判断。在“福音”案中的日记本作为独立的商品尽管采取了赠送的使用方式,但并未影响其在市场流通环节起到来源识别功能;而“开心人大药房”案中所赠送的商品上除标识“开心人大药房”外,还清晰的标识了“雕牌”等其他商标,消费者并不会将“开心人大药房”作为去污商品的商标,仅会将其作为“开心人大药房”在销售服务上的宣传手段。

假设在去污商品上并没有印制“雕牌”等其他商标,而仅是“开心人大药房”的话,可否构成在去污商品上的使用倒是一个值得探讨的问题。对此,学说上在借鉴日本“BOSS”案的基础上指出:附着“BOSS”商标的衬衫只不过是为了促进电子乐器的销售而采取的赠品,并只限于向购买电子乐器的购买者无偿发放,本身不是独立交易的对象,未来也没有在市场上流通的可能性,因此不构成“商品”[42]。类比于“开心人大药房”案可以发现即使没有印制“雕牌”等其他商标,由于标有“开心人大药房”的去污产品仅是为了宣传综合零售商店的目的而使用的,并不具有独立的市场交易可能性,也不会在去污商品商标上构成使用。而“福音”案中判旨特别强调了日记本除了赠送教堂外,也具有独立销售的可能性[43]。

3.2.2合法性使用

对于撤三程序中是否要求商标注册人对注册商标进行合法的商业使用问题[44],司法实践中主要集中在“违背法律、行政法规的使用”是否可以作为撤三程序中使用的判断之上,其中的“法律、行政法规”既包括商标法及其配套法规,亦包括商标法之外的其他法律、行政法规。对于前者主要论点为违反商标法的无权使用者的使用行为是否可以作为撤三程序中的使用;而后者主要是违反商标法外其他法律、行政法规中的强制性规范是否导致使用行为不可作为撤三程序中的使用,以下将就这两个论点展开分析。

3.2.2.1无权使用者的使用

对于“无权使用者”的使用问题,在非法受让的情况下,在“费雷”案(北京一中行判(2010)一中知行初字第1467号)中认定注册商标的非法受让人对其使用行为不得作为使用的证据。而在许可使用的情况下,根据《意见》(10)§20.2的规定:许可他人使用以及其他不违背商标权人意志的使用,均可认定属于实际使用的行为。该规定来源于TRIPs协定[45]§19.2,即在受商标权人控制的前提下,另一人使用商标的行为被视为维持注册而进行的使用。相比于《意见》(10)中“其他不违背商标权人意志”的规定,TRIPs协定特别强调了“受商标权人控制的前提下”这一要件。被许可人对商标的使用只有“在受商标权人控制的前提下”才符合使用的要求。对此,在TRIPs协定§19.2的条约缔结过程中可以发现:在“裸许可”(naked license),即商标权人只收许可费但不对被许可人履行监督之责的许可,并不构成许可下的使用。因此主张只要商标权人对于商标拥有一种合同利益,那么被许可人无论与其关系多么松散,也视为受其控制的观点并不具有说服力[46]。尽管在法(13)§43.1中要求商标权人承担监督被许可人使用其注册商标的商品的质量,但是在效果层面并不存在商标权人违反这一法定义务后的任何法律责任[47]。这样就导致我国商标法语境下即使商标权人和被许可人间的联系十分松散,也可能将被许可人的商标使用行为视作履行了撤三程序中使用的义务。

在司法实践中,对于“不违背商标权人意志”的理解问题,主要的论点包括[48]:其一,在是否存在许可合意的问题上,如果使用时点尚未签订许可合同的,不属于商标权人控制下的使用(在“NYCIL”案(北京一中行判(2012)一中知行初字第2251号)中否定了仅以口头的方式许可使用商标的效力)。同时,在相反认定中,作为附带理由,在“现代”案中(北高行判(2010)高行终字第266号)中指出:尽管许可合同时间晚于使用证据时间显示的时间,但应当视为复审商标的合法被许可使用人,其对复审商标的使用体现了商标权人的真实意思。对此学说上指出由于许可关系的存在不以书面合同形式为限,亦承认口头合同的效力,因此应该认可商标权人对于被许可人许可关系存在的追认[49];其二,在是否存在再许可合意的问题上,在“康王”案一审判决(北京一中行判(2006)一中行初字第1052号)中被许可人仅有商标许可使用权而不得再许可他人使用的情况下,再许可中的被许可人的使用不能认定为商标权人控制下的使用;其三,在第三人使用时点并不具有许可合意或再许可合意,但是否允许通过在后行为推定被许可人的使用并不违背商标权人意志的问题上,如果商标权人与实际使用人之间具有一定经济上或法律上的联系,则承认被许可人的使用行为可以作为商标权人控制下的使用。如在“meier”案(北高行判(2014)高行终字第3695号)中根据《商事主体登记及备案信息查询单》,注册人的法定代表人也是实际使用主体的股东,商标注册人与实际使用人之间具有关联关系,且实际使用人亦认可此种关联关系,因此认定对复审商标的使用属不违背商标权人意志的使用。在“康王”案二审判决(北高行判(2007)高行终字第78号)中就指出基于被许可人与再许可中的被许可人之间较为紧密的关系,可以认定再许可中被许可人的使用行为并未违背商标权人的意志;其四,在第三人侵权性使用的情况下,即使存在商标注册人事后追认亦不能作为撤三程序中的使用。在“莎芬娜”案(北高行判(2014)高行终字第1272号)中商标权人在先针对涉嫌侵权产品进行证据保全的行为构成自认该证据系商标侵权证据,不能作为复审商标合法使用的证据。

在学说上对于无权使用者的使用问题存在三种观点:第一种观点是认为尽管对于普通民事行为可以通过权利人事后追认产生法律效果,但是在撤三程序中至少是在“三年”之后商标权人对他人擅自使用其注册商标的追认不能作为使用的证据[50]。第二种观点亦不允许追认而产生撤三程序上的法律效果,但区分事前存在许可意图和事前不存在许可意图的情况,对于前者允许产生撤三程序上的效果,而后者则禁止[51];第三种观点认为尽管商标权人和使用人之间不存在明示或默示的许可关系,但商标权人知道他人未经授权使用自己商标却不反对的情况也纳入“不违背商标权人意图的使用”范围,仅在权利人知悉无权使用情况并明确表示过反对的侵权性使用情况下才不认可事后的追认行为[52]。

从原理上看,如果将商标权人和被许可人(无权使用人)之间的法律关系仅视为一种内部法律关系,特别是在匿名来源识别功能理论之下,相关公众对于到底是在何者控制之下实现的品质保障功能并不关心。某一市场主体在商品或服务上具有来源识别意义上的使用即实现了商标的功能。这样原则上并不应该拘泥于被许可权人是否在三年诉争期限内就获得了一个内部法律关系意义上的合法许可。当然作为例外,如果商标权人通过具有表彰功能的行为曾在诉争期间内否定了某一主体的使用行为所产生的来源识别可以作为代表商标权人这一来源的话,那么在撤三环节就不应该再次承认此种追认的效力。其典型例为商标权人已经就无权使用人的行为提起过侵权诉讼,或采取过明确的禁止的意思表示。在上述原理指导下,学说上第三种观点可以成立,即只要商标权人没有明确表彰过否定无权使用者的意思表示的话,那么应该承认其在撤三程序中将无权使用者的使用行为作为维持商标存续的证据使用。

但是从体系化法解释的角度看,在现行商标法中存在强制被许可人表彰其作为被许可人使用注册商标的义务。在法(13)§43.2中要求:“经许可使用他人注册商标的,必须在使用该注册商标的商品上标明被许可人的名称和商品产地”。而就这一义务同时规定了行政法意义上的罚则,即在《条例》(14)§71中规定:违反该义务的,由工商行政管理部门责令限期改正;逾期不改正的,责令停止销售,拒不停止销售的,处10万元以下的罚款。在此种情况下,如果在诉争期间被许可人的使用证据显示并没有表征其作为被许可人而使用的话,一方面作为被许可人要面对行政法意义上的处罚;另一方面,在商标法意义上,即使存在被许可人的实际使用行为,但是如果在相关公众间对于这种使用仅识别为来源于被许可人,而并不能指向商标权人的话,也不构成撤三程序中的使用。如在“44K”案(北高行判(2017)京行终1727号)中指出:相关商品上确实均使用了诉争商标,但该商标均指向商标权人之外的被许可人(仅表明生产商),而非商标权人,消费者并不能通过商标将商品与商标权人产生对应联系,相关商标并未发挥实际上的区分商品来源的功能。在事前并未获得许可,而在撤三程序时点经商标权人追认的情况下,由于诉争期间的使用并未对外表彰其作为被许可人的使用,因此并不应作为撤三程序中的使用看待。而在事前存在表彰作为被许可人使用的行为,仅是在商标许可这一内部法律关系意义上存在违约行为的,只要商标权人在诉争期间不存在明确反对的意思表示,那么应当认定构成撤三程序中的使用。这样在解释论上学说上的第二种观点更加妥当。

3.2.2.2违反商标法外其他法律、行政法规的情况

在最高人民法院在“康王”案(最高驳回再审申请通知书(2007)行监字第184-1号)中指出:“判断商标使用行为合法与否的法律依据,并不限于商标法及其配套法律。对于违反法律法规强制性、禁止性规定的生产经营活动中的商标使用行为,如果认定其法律效力,则可能鼓励、纵容违法行为”。在该案中商标注册人由于缺乏生产、销售化妆品所必需的生产许可证和卫生许可证,因此不能认定使用了注册商标。而在之后的“卡斯特”案(最高行裁(2010)知行字第55号)则持不同看法,即“只要在商业活动中公开、真实的使用了注册商标,且注册商标的使用行为本身没有违反商标法律规定,则注册商标权利人已经尽到法律规定的使用义务”。该案中商标注册人使用争议商标有关的其他经营活动中是否违反进口、销售等方面的法律规定,并非撤三程序所要规范和调整的问题。对于两案判旨的理解,从最高人民法院嗣后意见来看,特别强调了“康王”案仅是基于具体情况作出的判断[53],因此“卡斯特”案的判旨似乎更具有拘束力。

而在下级法院的实践中否定满足合法性的见解成为主流:在“健增”案(北知行判(2016)京73行初1072号)中,根据《药品管理法》的规定:人用药品的外包装上必须按照规定印有或者贴有标签并附有说明书。标签或者说明书上必须注明药品的批准文号、产品批号等信息。但商标权人所提供的产品包装上并未按照法律规定标注有批准文号及产品批号,客观上不能证明其所对应的商品已进入流通领域。在“华军”案(北高行判(2013)高行终字第708号)种认定:非新闻单位依法建立的其他互联网站,不得从事登载新闻的业务。商标注册人并未取得相关资质,登载新闻的行为不能认定为合法使用复审商标的行为;而肯定满足合法性要求的案例包括:在“英联”案(北知行判(2015)京知行初字第953号)中认定是否超出工商登记的经营范围并不影响争商标被使用并起到商标识别作用。在“米家”案(北高行判(2018)京行终3951号)中指出是否需要提供相关产品的市场准入的审批手续,属于行政管理范畴,并非相关公众识别商品来源的要件,与诉争商标是否实际使用并无关联性;在“华滨”案(北知行判(2015)京知行初字第3761号)中指出:诉争商标的使用是否损害了他人的权益,与诉争商标是否实际使用,并发挥了商标应有的指示来源的效果,属于不同法律问题,亦应适用不同的法律规定进行规范和调整。

在学说上有观点认为:商标使用作为一种事实的确认,不应过分纠结于使用事实以外的其他因素[54]。相似观点也指出:应区分商标权人违反商标法的法律后果和违反行政法规的法律后果,合法性仅在前者范畴内予以考虑[55]。还有观点将法律、行政法规中的强制性规定区分为效力性强制性规定和管理性强制性规定,前者导致使用行为自始无效,如在赌博场所使用商标的行为;后者并未自始无效,商标使用效果应予保留,如未取得生产许可证、卫生许可证、产品质量检验等的使用[56]。

从原理上看,商标使用中对于合法性的要求主要是指商品可以在市场中合法的流通,这样如果根据其他法律、行政法规的规定禁止附着了商标的商品在市场中公开的流通,那么商标所起到的商品来源识别功能并不能合法的得以实现。在这种原理的指导下,仅将使用作为事实予以看待,而完全不考虑其他规范的观点并不能成立。而妥当的解释论应该是将合法性与否的考察转化为法律、行政法规的违反是否实际导致了注册商标连续三年不使用。在合法性问题上将法律、行政法规区分为效力性强制性规定和管理性强制性规定的学说事实上主要是受到了《合同法》(99)§52.5“违反法律、行政法规的强制性规定时导致合同无效”中将法律、行政法规中的强制性规范区分为效力性强制性规定和管理性强制性规定的影响,其中未取得许可证等而进行的经营行为仅属于违反管理性强制性规定并不导致法律行为的无效[57]。但是在撤三制度语境下是否依合同法中对于法律行为的规定仍需要回到撤三制度的趣旨进行考察。尽管在合同法语境下未取得许可证等情况下与他人签订的买卖等合同仍具有效力,并不导致法律行为无效;但是在商标使用语境下,如果未取得许可证等在行政法上导致的后果诸如责令停止生产、取缔、没收违法所得、甚至构成犯罪等,那么即使存在能够使得相关公众识别商品来源的使用证明,但是这种使用事实上在商业上是不可持续的,在商标法下亦不应鼓励这种情况下使用行为的存在。因此在撤三程序三年诉争期间内商标权人在未取得许可证等情况下对于商标使用的证明,在原则上应该排除在“使用”之外。作为例外,商标权人可以将未取得许可证等行政法上的义务转化为具有三年不使用的“正当理由”。如商标权人已经申请的从事某种商品或服务经营行为的行政法许可,但是由于许可获得期限超过三年仍未获得许可,因此可以构成不可归责于商标权人的正当理由,对其要件的论述将留待后述。

3.2.3象征性使用

真实使用是指商标注册人为真正发挥商标的识别作用而进行的使用行为,与其相对,象征性使用则是指商标注册人缺乏真实善意的使用目的,仅仅是为了维持该商标的有效性,避免因连续三年未使用被撤销而进行的商标使用行为。一般而言,如果商标注册人的使用行为已具有一定规模,可推定此种使用行为系真实使用。但如果并未达到一定规模的使用,则需结合其他因素对其是否属于象征性使用予以判断(“狼族”案(北知行判(2016)京73行初312号))。在实践中对于真实使用的判断往往采取较为严格的标准;如在存在转让或许可的情况下,如果受让人、被许可人亦没有实际使用注册商标,仅有转让或许可行为,或者仅有商标注册信息的公布或者对其注册商标享有专有权的声明等的,不应认定为实际使用(“居然之家”案(北高行判(2017)京行终2107号))。商标权人和受让人、被许可人之间的关系属于内部法律关系,如果实际商业交易中并不存在受让人或被许可人的商业活动的话,商标并未实际起到来源识别的功能,因此仅存在单纯的转让或许可关系的情况下,并不构成撤三程序中的使用;针对诉争期间内一次性或者零星性的使用往往难以证明商标权人具有真实使用意图[58];对于存在广告行为的,报纸广告页虽然能够体现诉争商标及其核定使用服务,但是仅为三年指定期限内的一次广告宣传行为,未达到一定规模(“青龙湖”案(北知行判(2015)京知行初字第3490号));刊登《商标寻找合作伙伴》广告的行为,无法起到区分商品来源的作用(“绿箭”案(北知行判(2015)京知行初字第4342号));其他对于广告事实的严格态度也在“湾仔码头”案(最高行裁(2015)知行字第181号)中明确表达。此外,实践中对于仅能提供产品通过质量检测的情况;无法证明形成时间的产品照片、产品生产设备照片;没有相应的销售合同、进货单、发货单等其他证据予以佐证,仅提供销售发票;仅提供部分购销合同,但在缺乏发票等相关履行证据的配合等情况下均认定构成象征性使用。

当然,使用次数与规模也并不是判定商标使用行为是否属于仅以或主要以维持注册效力为目的的象征性使用行为的唯一标准[59],也应综合考察行为人使用该商标的主观目的、具体使用方式、是否还存在其他使用商标的行为等因素(“大桥”案(北高行判(2010)高行终字第294号)。而在各种使用证据审查上,对商标使用证据的审查应当是一个体系性的审查,在对证据按照证据要素进行审查的同时,还应当考虑各证据之间的关联性,如果证据之间能够互相印证,亦应当予以采信。如果按照证据要素,也即按照真实性、合法性关联性对证据逐份审查,存在一定的瑕疵;但各证据之间能够相互印证,存在瑕疵的证据亦能实现证明商标使用的目的。如在“意通顺”案(北知行判(2016)京73行初2804号)中,证据存在一定的瑕疵,如部分证据没有显示复审商标的标志等,但在整体上可以认定在指定期间。但是鉴于商标使用的证据主要由商标注册人掌握和提供,如果商标注册人提供的部分使用证据系伪造,则应当对其提交的所有证据从严审查,相应提高证明标准(“恒大”案(北高行判(2017)京行终4246号))。

3.2.4 其他论点

3.2.4.1与现有商标混淆与否的考量

对于撤销程序中是否应该考虑与既存商标的市场混淆关系问题,在“红牛”案(最高行裁(2011)知行字第28号)中指出:商标三年不使用撤销制度的确有鼓励商标使用,防止浪费商标资源的立法目的,因此为实现该制度的价值,在确有实际使用或实际使用意图的情况下,可以酌情从宽掌握使用标准,尤其是可从证据及证据标准、情事变更等方面进行适当从宽把握。但是,商标立法的相关目的是相互协调的,如果维持商标的结果导致与相关商标基本上无法区分,从而涉及公共利益和消费者权益保护的,就要适当从严把握该制度。从本案的实际情况来判断,复审商标与既有注册商标极其近似且关联程度极高。而且,既有注册商标经过多年的广泛宣传和使用,已在同类商品中已经具有较高的知名度,在相关领域已经具有广泛的影响,已经通过各种途径为相关公众熟知,故而商标注册人使用复审商标势必导致与他人生产的相关产品相混淆。为维护公共利益和防止消费者混淆,也有必要适当从严把握复审商标的使用事实。

从原理上看,撤销程序仅应考察诉争期间内注册商标是否构成使用行为,而与维持诉争商标的存续是否会造成市场混淆无关。后者应在诉争商标的授权确权环节,或在侵权环节予以判断。“红牛”案从防止商标共存所导致的混淆角度要求对于不使用的注册商标在撤销环节的使用事实给予更加严格的要求。但是学说上对此持否定性见解,即在撤销复审案件中所考虑的市场混淆,实际上本应通过其他程序解决而未得到解决的问题。市场混淆并非撤销三年不使用条款所应和所能解决的问题(相反,混淆的存在恰恰说明复审商标在实际使用)[60]。

3.2.4.2基础商标的驰名性不能延及

尽管在驰名注册商标禁用权意义上存在跨类保护的可能性(法(13)§13.3),但是在撤三程序中并不因在某一类别上的商标使用达到驰名程度而享受在其他未使用类别上的延及性(“恒大”案(北知行判(2016)京73行初2314号))。由于在立法层面我国商标法上不存在防御商标制度,并在司法层面否定基础商标驰名的延及性,这就意味着我国彻底否定了防御目的的注册。这背后体现了对于防御目的注册的否定性看法,即认为其本身就是一种抢注行为,可能导致社会资源的浪费。

(三)无正当理由

对于法§49.2中的“正当理由”,在《条例》(14)§67中规定:不可抗力;政府政策性限制;破产清算;其他不可归责于商标注册人的正当事由[61]。从原理上看,如果承认不使用的注册商标继续存续的话,将严重阻碍他人选择商业标识的自由,同时造成对于注册主义的滥用,因此维持不使用商标继续存续的正当理由不能仅由商标权人自身的原因而导致,必须达到对从事同种商品和服务的竞业者亦同样造成影响的情形[62]。

1、不可抗力

不可抗力作为正当事由在实践中较少存在争议。其含义主要是指不能预见、不能避免并且不能克服的客观情况。自然灾害、突发疾病、战争、内乱等均属于不可抗力。因不可抗力导致商标权人不能将商标投入使用,可以阻却诉争商标被撤销(“双鱼岛”案(北知行判(2017)京73行初3050号))。

2、政策性限制

尽管存在政府基于公共政策的考虑,对特定行为加以限制,导致商标权人无法将商标投入商业使用的情形,但是因商标注册人自身的原因(如在“万和”案(北知行判(2015)京知行初字第645号)中尽管存在国家对从事银行金融业活动的主体资格设立行政审批制度,但原告没有提交证据证明其曾经向国务院银行业监督管理机构提交过从业申请,也没提交其他证据证明其有过准备从事诉争商标核定服务的行为;在“PRESTIGE”案(北知行判(2015)京知行初字第5514号)中禁止外商从事的”图书、报纸、期刊的出版业务”与“印刷出版物”存在显著区别不同,外商仍可在我国依法自由销售其他具有合法出版资质的机构出版的”印刷出版物”类商品)亦不能认定为正当理由。

尽管投资项目需要进行事前审批,需花费较长时间,但未提供已为使用诉争商标进行了必要的准备和投入的(“双鱼岛”案(北知行判(2017)京73行初3050号)),或尽管存在政府关于土地征收等方面的行政纠纷,但争议商标在广告等服务上的“使用”并不以土地等实物为必要,也不必然限于使用在旅游服务中(“棋子湾”案(北知行判(2016)京73行初150号))。

相反,如果注册商标指定使用的商品在生产或销售等方面需要履行政府的行政手续,而该手续耗费时日导致在三年期间无法使用的,因为这一因素对于从事该行业的竞业者均是需要履行的要件,因此只要商标注册人能够证明其积极进行审批手续的,可将其作为“正当理由”[63]。

3、破产清算

将破产清算这一由于商标权人自身经营不善的原因而导致的注册商标不能使用的事由列为“正当理由”则不无疑问[64]。实践中在“桑梓”案(北知行判(2016)京73行初2800号)中在诉争期间由于商标权人注销,诉争商标为待处置资产,因此缺乏这一期间内的使用证明。但是法院确认商标权人对诉争商标确系具有真实使用的意图,且正在为规模化、规范化使用做准备,并基于鼓励和督促注册商标的使用而非限制仍有商业使用价值的商标的存续的目的,诉争商标应当予以维持。实践中也存在强调企业重组、改制涉及程序复杂、后续问题多,因此影响企业正常生产经营而将这一因素作为正当理由(“紅山鈺龍”案(北高行判(2010)高行终字第713号)。相反,对于改制并未对企业正常生产经营活动产生影响的,则不认可作为正当理由(“冰花”案(北高行判(2011)高行终字第49号))。

4、其他正当事由

在司法实践中对该兜底性事由的认定持较为严格的态度。在“农心”案(北知行判(2015)京知行初字第1296号)中商标注册人主张他人反复提起撤销申请影响其商标权的正当行使,对此法院指出商标撤销程序属于一种商标确权程序,其本身并不影响商标权人行使商标权,不构成不使用注册商标的正当理由。“美姿堂”案(北知行判(2015)京知行初字第6065号)中因发生工伤而无法对诉争商标进行使用、宣传等商业活动不构成不使用注册商标的正当理由。上述两案所述理由均属于商标权人自身原因所导致的,因此不能作为“正当理由”。在“SEPHORA”案(北知行判(2016)京73行初710号)中商标局在指定期间内未对诉争商标作出核准转让不能完全阻碍商标权人将诉争商标投入使用。

三、撤销程序

(一)主体

1、请求主体

作为弥补注册主义弊端的制度设计,撤三程序具有公益目的,因此任何主体均可提起该程序。其中依法设立并领取营业执照的法人的分支机构,尽管不具备法人资格,仍具备独立提起商标撤销程序的主体资格(“THOMASWYLDE”案(北知行判(2016)京73行初2235号))。

2、被请求主体

撤三程序采取了当事人主义的三方构造,与程序提起主体相对的是商标注册人。其中“商标注册人”既包括原始注册人,也包括通过受让、继承等方式取得商标权的继受注册人[65]。在存在注册商标转让的情况下,“Hengstenberg”案(北高行判(2012)高行终字第745号)中认定:在商标评审程序中,当事人的商标权发生转让、移转的,受让人或者承继人应当及时以书面形式声明承受转让人的地位,参加后续评审程序并承担相应的评审后果;而达成商标转让协议后,并未以书面方式向被告声明其已经作为受让人承受相关主体地位的,行政机关没有义务在系统中自行查询转让信息,仍依据申请人的申请进行裁判(“神力源”案(北知行判(2016)京73行初5180号))。

3、利害相关人的利益保障

对于注册商标权被维持而存在利益的主体是否可以作为第三人参与到撤销程序及其后续行政诉讼的问题,在《审查标准》(17)及《商标评审规则》(14)[66]并没有明确的规定。而依据《行政复议法》(17)§10的规定:“同申请行政复议的具体行政行为有利害关系的其他公民、法人或者其他组织,可以作为第三人参加行政复议”;在《行政诉讼法》(17)§29中也规定:“公民、法人或者其他组织同案件处理结果有利害关系的,可以作为第三人申请参加诉讼,或者由人民法院通知参加诉讼。人民法院判决减损第三人权益的,第三人有权依法提起上诉”。由于《行政复议法》与《行政诉讼法》中均存在保护与注册商标权被维持与否存在利益关系主体作为第三人参与行政程序及其后续行政诉讼的程序性权利,因此在撤三程序及其评审程序中与注册商标权被维持与否存在利益关系主体作为第三人亦应享有对应的权利。另一个值得探讨的问题是如何确定在撤三程序中与注册商标权被维持存在利益关系主体范围。如果认为“同案件处理结果有利害关系”的主体就是第三人,并享有程序性权利的话,那么可能对于行政机关与法院增加过重的负担,或者导致轻易地由于程序瑕疵而推翻行政程序的决定。特别是因为许可行为并不以登记为生效要件,因此可能存在大量的并未进行公告的被许可人。所以也有必要从主体范围上限制有“利害关系”的主体作为第三人享有程序性权利。由于注册商标权上的质权自办理登记时设立(《物权法》(07)§227;《条例》(14)§70中的商标局公告日),因此在撤三程序启动时质权人存在公告作为第三人享有程序性权利;对于被许可人的范围,商标法上的使用许可包括独占使用许可、排他使用许可、普通使用许可三类[67],尽管三者在侵权环节享有不同的程序与实体性权利,但是商标许可合同的备案与公告仅为对抗要件,而并不作为许可合同的生效要件,因此三类许可合同均可能在撤三程序提起时并未公告。这样要求行政机关或法院通知被许可人作为与商标权被维持具有利害关系主体参加诉讼的,将会构成较大负担。因此在被许可人的范围上可以将其限于仅针对在撤三程序申请日前已将许可合同依法进行备案与公告的被许可人可以作为利害关系人参与程序[68]。

(二)主动审查

尽管撤三程序在制度设计上依当事人申请才可以启动,商标局并不能主动提起撤销程序。但是一旦程序提起后,出于撤三程序所具有的公益目的,后续行政及司法程序中即使撤销申请人存在撤回申请或自认商标注册人存在使用行为的,也不影响相应机关针对使用与否进行主动审查。在“莉安娜”案(北知行判(2015)京知行初字第4282号)中就指出:撤销申请人在商标撤销审查程序中,可以依照自己的意思要求撤回申请,但商标局及商标评审委员会不能仅依据撤销申请人的认可而认定诉争商标进行了公开、真实、合法的商业使用。同样,在商标评审委员会作出撤销注册商标的决定后,人民法院也不能因为商标权人与撤销申请人达成和解而认为争议已经解决,否则将有违商标连续三年不使用撤销制度基于社会公众利益而设置的本意。在“桑梓”案(北知行判(2016)京73行初2800号)中尽管在行政诉讼中撤三程序申请人表示不再主张撤销权利,但法院指出:不同于民事诉讼中当事人具有自由处分的权利,故本案仍需对诉争商标是否在指定期间进行了真实合法有效的使用进行审查。

(三)举证责任与证明标准

在申请人依据该项规定提出撤销申请后,注册商标权利人应当承担证明在指定期间进行了真实、合法、有效使用的举证责任[69]。对于证明标准问题,在“mine”案(最高行判(2014)行提字第30号)中指出:对于商标注册人提交的证明其商标使用的证据,应当充分考虑企业经营活动的实际情况及商标使用的习惯、商标使用方式的差异性等实践状况,并不要求达到确定无疑或排除一切合理怀疑的程度,只需要达到高度盖然性的证明程度即可。

(四)行政诉讼的审理范围问题与判决拘束力

1、审理范围

通常情况下,法院对于商标评审委员会所作决定的审理应以当事人在商标评审阶段提交的证据为准。但是,商标撤销复审程序具有特殊性,注册商标一旦被撤销,则难以恢复,商标权人就丧失了救济途径,亦不利于实质性解决行政纠纷。因此,除非当事人此前的程序中故意不提交或拒不提交,否则其提交的证据应予以考虑(“庄吉”案(北高行判(2012)高行终字第337号)、“赛林娜”案(北知行判(2016)京73行初3407号)、“莱茵”案(北知行判(2016)京73行初2253号)、“MAXIMA”案(北知行判(2015)京知行初字第363号)、“睡宝”案(北知行判(2015)京知行初字第3303号))。

但是因采纳了在诉讼程序中提交的新证据,对于复审商标是否应当因三年不使用撤销与被诉决定做出了相反的认定,进而导致被诉行政决定被撤销的,由于并非完全因商标评审委员会的原因导致,故案件受理费应由未在行政程序中充分履行举证义务一方负担(“海贼王”案(北知行判(2016)京73行初3339号))。

2、判决拘束力

行政判决的拘束力体现在两个方面:一种是对于行政机关的拘束力。即在行政诉讼中如果维持撤销决定的话,则确定撤销决定的效力。而驳回撤销决定的话,则证明法院在行政诉讼中确定了商标注册人存在诉争期间的使用行为,商标评审委员会需要重新作出行政决定。在重新作出决定过程中如果允许行政机关再次依据相同理由决定撤销注册商标的话,前审行政诉讼将丧失约束意义,因此行政诉讼对于后审行政程序具有判决拘束力;另一种是对于当事人的拘束力。即当事人对于商标评审委员会依据法院生效判决作出的复审决定再次提起行政诉讼,人民法院依据原生效判决的认定作出维持该复审决定的判决,当事人不可针对该新判决申请再审(《规定》(17)§30、“盘龙云海”案(北知行裁(2016)京73行初5361号)、“三得利”案(最高行裁(2017)最高法行申5093号)均持此观点)。其理由就在于如果允许当事人对于新的判决可以申请再审,则可能导致已为在先生效判决所羁束的复审决定再次进入司法程序,造成循环诉讼和纠纷久拖不决。

(五)行政裁判基准时问题

撤三程序中所判断的对象并不是申请时商标是否可满足注册事由,而是在注册后由于不使用的事实所导致的面向将来时点的丧失排他效力。因此在行政诉讼裁判基准时的确定上明显不同于驳回复审、异议与无效程序中的基准时设定。

1、法规基准时

由于商标法中关于撤三程序存在新旧法的变化,因此涉及新旧法的衔接适用问题。按照“法不溯及既往”原则,当复审期间在新法实施以前,行政行为作出在新法实施以后,法院审查行政行为合法性时根据当时的法律规定对实体问题进行审查,即适用旧法规定,以保障行政相对人的信赖利益。而当复审期间跨越新旧法施行期间,且被诉决定作出时处于新法生效的期间,在适用新旧法上存在争议。在“双鱼岛”案(北知行判(2017)京73行初3050号)、“恒大”案一审判决(北知行判(2016)京73行初1728号)中选择适用新法规定;而在“恒大”案二审判决(北高行判(2017)京行终1389号)中则指出应适用旧法规定。选择适用新法的理由主要在于:法(13)将《条例》(02)中规定的“没有正当理由”吸收进立法,增加了“没有正当理由”作为三年停止使用的限制条件,相比旧法,构成撤销注册商标的实质条件更加严格,说明立法更加强调对注册商标稳定性的维护,适用新法不会损害商标权人的信赖利益,且法律适用的变化并不当然导致商标评审委员会的审查结果的改变。因此实践中在存在新旧法衔接问题时均选择适用了新法规定。

另一方面也存在撤三程序提起时点之后相关法规发生变化,但并不应该予以考虑的情况。在“怡口”案(北知行判(2015)京知行初字第3283号)中诉争商标被核定使用的商品是炊具,而实际交易的商品是电开水器。在提起撤三程序之日之后行政诉讼期间有效的《类似商品和服务区分表》将电开水器和炊具划定为类似商品,按此规定的话将撤销商标权人在炊具上的注册商标。但是法院指出:在提起撤三程序之日前的《类似商品和服务区分表》中没有电开水器,也无法在电开水器商品上注册商标。在此情形下,考虑到电器炊具与电开水器功能用途相近,将电开水器视为电器炊具,可以避免由于《类似商品和服务表区分表》的滞后性对商标权利人造成损害。这样对于不利于商标权人的法规变动则以撤三程序申请时点为法规基准时,对于行政诉讼时法规的变动并不予考虑。

2、事实状态基准时

对于事实状态基准时的设定,有学者依据《条例》(14)§56认为撤三程序的事实状态基准时确定在了“申请复审时”而不是“向商标局提出撤三程序时”,因此提出不同意见指出应以申请撤三程序的时点为标准,否则延后至撤销复审申请时会诱发道德风险[70]。即在申请撤销程序之后即使出现了有利于商标注册人利益的事实状态变化(如在他人申请撤三程序之后对于注册商标的使用行为等),将会对于后续程序的判断产生影响。同时,在学说上也存在将事实状态基准时确定为行政诉讼事实审口头辩论终结时的观点,即商标注册人尽管在撤三程序启动时未使用,但在之后存在使用事实的话,原有事实状态发生了情势变更,因此应该将其予以考虑[71]。

事实上,对于《条例》(14)§56的理解,立法意旨主要是从举证责任的角度指出:当事人申请复审时所依据的事实、理由是指当事人就商标局作出决定前注册商标所处事实状态所提出的主张,无论该事实和理由在商标局作出决定时当事人有没有提出[72]。也就是说当事人可以提交证据证明事实状态基准时之前的事实状态,只意味着事实状态基准时之后的事实状态及其证据对于撤三程序及其相关行政诉讼的结果并不产生影响。并不意味着将撤三程序的事实状态基准时延后至“提出复审申请时”。在原理与实践上撤三程序均以“提出撤销程序时”为事实状态基准时,其理由在于为了防止在他人提出撤销程序之后,商标注册人通过突击性使用规避被撤销的命运。

四、法律效果

(一)撤销公告的效力

商标法中对宣告注册商标无效和撤销注册商标两种情形进行了区分:对于被撤销的注册商标,法律后果为该注册商标专用权自公告之日起终止(法(13)§55);而对于违反有关商标注册规定的注册商标,法律后果为该注册商标专用权视为自始即不存在(法(13)§47)。前者明确了注册商标被撤销的法律后果,即该注册商标专用权自公告之日起终止。这也就意味着在撤销公告日之前,注册商标仍然存续。在规范层面,撤销公告日前,诉争商标仍可作为法(13)§30中的他人在同一种商品或者类似商品上已经注册的相同或者近似的商标,进而阻却在后的注册;同时对于撤销公告日前的未经许可的商标使用行为仍应承担侵权责任。

撤销公告的另一个效力是自撤销之日起一年以内,商标局对与该商标相同或相近似的商标注册不予核准(法(13)§50)。之所以设定一年期限,其理由在于:商标专用权被撤销时,并不等于该商标在市场上或者消费者中彻底消失,原商标注册人生产的使用该注册商标的商品并不能立即退出市场,在流通领域还会存在一定时期。因此,如果立刻核准其他人注册的与之相同或者近似的商标,就有可能使市场上同时出现带有相同或者近似的商标的商品,从而可能造成消费者的误认、误购[73]。但是从立法论角度看一年期限的设置是否一定适合三年不使用撤销的情形仍不无疑问[74]。注册商标经过三年不使用其在市场上的识别功能已然衰退,因此再延长一年后才可以使他人进行注册的正当性并不充分。且在之前商标法的实践中也将撤三程序被撤销的注册商标排除出一年期限的适用范围(《细则》(88)§30,《细则》(93)(95)同)。

以撤销公告为效力时点的设定,一定程度上体现了对于注册商标权因注册产生的财产属性的重视,而不是在三年不使用的时点即丧失财产权效力。这种做法在立法论上的确值得商榷,但不管上述原理层面的分析如何,至少从规范层面,我国商标法采取了“撤销公告日”这一时点作为效力判断的标准,且承认自撤销之日起一年以内的不予核准注册期。

(二)是否构成其他程序中止的事由

在撤三程序中对诉争商标被撤销的判断可否导致驳回复审、异议、无效等程序中止的问题,司法实践中一般依据最高人民法院《关于适用《中华人民共和国行政诉讼法》的解释》(18)[75]§87.1.6:案件的审判须以相关民事、刑事或者其他行政案件的审理结果为依据,而相关案件尚未审结的,中止诉讼。其中此处的其他行政案件是否包含撤三程序以及后续的行政诉讼程序在实践中存在争议。一种观点认为商标争议行政诉讼与商标撤销复审行政诉讼性质不同,商标争议行政诉讼的审理并不以商标撤销复审行政诉讼的审理结果为依据(“美高梅金殿”案(北高行政判(2016)京行终3096号))。另一种观点则以诉争商标驳回复审决定作出之日为裁判基准时,此时间点前并无生效裁定或判决撤销引证商标,因此即便引证商标一最终被撤销,引证商标一处于商标撤销、撤销复审以及诉讼程序中并不属于本案必须中止审理的法定理由(“京信社”案(北知行判(2017)京73行初893号)。还有一种观点是以引证商标的稳定性为判断标准,赋予法院中止与否的裁量权限。例如:因截至本案开庭审理时商标局尚未作出撤销决定,对于引证商标稳定性尚无定论,不属于中止审理的当然依据(“Louis”案(北知行判(2016)京73行初3791号))。相反,如果对于引证商标的稳定性已有否定性判断的情况下,也会做出肯定中止的结论,如在“1969”案(最高行裁(2015)知行字第200号)中指出:引证商标的权利人已被吊销营业执照近八年,且已有案外人对引证商标提出撤三申请,引证商标现处于不稳定的法律状态。考虑到对申请商标能否获准注册的审查已经进入再审审查程序,以及本案引证商标权利人的实际经营状态,在涉案引证商标的撤销注册程序终结之前,应中止本案诉讼。

对于撤三程序是否构成其他程序中止事由问题,如果坚持撤销公告日作为阻却他人在后注册效力的终止时点的话,那么从原理上看应对于在后程序的中止持否定性见解(即“美高梅金殿”案判旨)。其理由在于撤三程序的法律效果以撤销公告日为依据,在撤销公告前注册商标权仍具有作为在先注册而阻却他人注册的效力。这样并不因引证商标处于商标撤销、撤销复审以及诉讼程序而产生任何影响。对于其他程序中的诉争商标而言,如果申请日在引证商标之前的,则与引证商标被撤销与否无任何关系;如果申请日是在引证商标申请日与撤销公告日之间的,不管程序是否中止,均因在撤销公告日之前引证商标仍具有阻却效力而不能获得注册;只有诉争商标在引证商标撤销公告日之后注册的才可能获得注册,此时引证商标的撤销相关程序早已结束,亦无中止的必要。

(三)是否应该适用“情势变更”原则

在撤三程序中对诉争商标撤销的判断是否构成在后注册商标授权确权行政诉讼中新事由的问题,在司法实践中往往依据《规定》(17)§28中的规定适用情势变更原则(典型的如:“Advent”案(最高行判(2011)行提字第14号)、“空军一号”案(最高行判(2015)行提字第4号)、“新纪元”案(最高行裁(2016)最高法行再35号)等,同时在案例中也认定因适用情势变更原则后,导致被诉决定被撤销的,由被维持的商标权人负担本案受理费用(“黄金融”案(北知行判(2016)京73行初6903号)))。学说上对情势变更原则的适用持否定性看法[76],即情势变更原则的适用可能导致冲击在先申请原则,并损害公众利益。

对此问题,笔者一方面赞同上述学说在撤三程序中引证商标被撤销的情况下不应适用情势变更原则的观点,另一方面认为除撤销程序导致的引证商标被撤销之外的引证商标被无效的情况,应该适用情势变更原则,以实现行政程序的节约。这一区分的理由存在于被撤销商标与被无效商标效力的不同规定:由于被撤销的注册商标并不是溯及至自始无效,而是在撤销公告日起无效,在撤销公告日前仍具有商标权的效力,因此在驳回复审、异议或无效程序中将被撤销商标作为在先注册的商标处理时,并不存在在评审过程中在先注册商标仍未被撤销,而在行政诉讼过程中在先注册商标已被撤销而适用情势变更的余地。不管在先商标的撤销程序进程如何,其效力丧失的起算点都是撤销程序最终生效后的公告时点,并不会出现因程序进程的不同阶段导致的不同结论而对于被撤销商标的效力产生不同影响。与被撤销注册商标不同,对于宣告注册商标无效来说,其效力溯及至自始无效,即注册商标丧失申请日时点之后的任何效力。这样尽管在先注册商标的存在作为相对异议/无效事由(法(13)§30、§33、§45.1)其裁判基准时为诉争商标申请时,但是在在后商标的评审裁决或者作出判决时对于无效引证商标适用情势变更原则不存在任何障碍。这样从结论上看,因撤三程序而导致的引证商标效力的丧失并不构成在后诉争商标判断时的可变更情势予以考量,相反如果对于被撤销的引证商标适用情势变更原则的话,则会导致本应在撤销公告时点之后的一年后才可以重新就该商标进行注册,但却承认了某一主体仅仅因为撤三程序在程序进程的阶段不同而导致的保留住在公告时点一年后之前时点注册的效力。

(四)撤销效力的立法论

从原理上,以撤销公告日为效力时点的设置以商标局的公告行为为标志,对相关主体在注册商标权存否判断上的预测可能性给予了充分的保障。但是另一方面却使得在实体上仅仅注册而并未实际使用的商标由于程序的原因延长了效力期间。撤销公告以生效的撤销决定或复审决定为依据,因此导致因当事人利用程序延长注册商标权的效力期间,进而使得提起撤销程序的主体仍旧有可能因为其在提起程序时点后的使用行为构成侵权,或满足撤销事由的注册商标仍可构成他人注册的阻却事由。在比较法上一般认为选择撤销程序提起日作为诉争商标效力终止日更加具有合理性(如日本即选择此时点)。即注册商标权利人连续三年不使用后的时点(同撤销程序提起时点),抑制混淆之虞的必要性已显稀薄,由于撤销程序自身需要花费一定时日而延长诉争商标权效力的必要性亦不充足,因此将诉争商标权消灭的时点溯及至撤销程序的申请日可能更加符合商标制度的原理。同时也能赋予提起商标撤销程序的主体一定的激励,即若想要注册或使用某一注册商标,至少应该在注册或使用的同时提起撤销程序。

如果在立法论上选择对于阻却他人在后注册的效力以撤三程序申请日为依据的话,那么可能出现在撤三程序申请日之后进行的在后注册,并在该注册的驳回复审、异议与无效程序中,有必要中止该程序等待撤三程序的效力判断(承认中止的“1969”案并不属于此种情况)。而对于情势变更原则的适用来说,如果在后商标申请的时点晚于在先注册商标的撤三程序启动时点的话,由于撤三程序的效力溯及至撤销申请日,因此可能存在撤三程序和在后商标的驳回复审、异议以及无效程序及其后续行政诉讼程序由于两个程序时间进程的不同而导致情势变更原则适用的可能性。

在学说上也有从立法论的角度指出:在异议与无效程序中应允许在后商标注册人针对在先注册商标提起不使用抗辩[77]。这一授权确权程序中注册商标不使用抗辩的制度设计存在比较法基础,也具有一定的合理性[78]。在制度设计上主要是要求异议与无效程序提起主体提供引证商标在异议程序中的在后商标申请时点(有优先权的,优先权日)、或无效程序中无效程序启动时点(如果此种情况下,在后商标注册申请日(有优先权的,优先权日)相对于在先商标注册日满三年的话,亦要求在在后商标注册申请日(有优先权的,优先权日))之前三年间存在实际使用的证明,未使用且无正当理由的,该注册商标不构成阻却他人注册的在先注册商标。从原理上看,通过在异议与无效程序中可以进行引证商标三年使用与否的审查,而不必要求在后商标注册人单独提起独立的撤三程序,将使得引证商标在在后商标申请时点之后仅相对于在后注册商标丧失阻却效力(而不是对世丧失效力)。

注释:

※中国社会科学院法学研究所助理研究员,中国社会科学院知识产权中心研究员。本文的写作承蒙中华商标协会臧宝清副秘书长、德国慕尼黑大学魏立舟博士的指点与启发,在此特致感谢。本文的错漏之处,概由笔者文责自负。

[1]为节省篇幅,对《商标法》的引用规则如下:1、《商标法》(第五届全国人民代表大会常务委员会令第10号,发布日期:1982.08.23)(以下简称“法(82)”);2、全国人民代表大会常务委员会关于修改《商标法》的决定(1993)(主席令第69号,发布日期:1993.07.01)(以下简称“法(93)”);3、全国人大常委会关于修改《商标法》的决定(2001)(主席令第59号,发布日期:2001.10.27)(以下简称“法(01)”);4、全国人大常委会关于修改《国商标法》的决定(2013)(主席令第6号)(发布日期:2013.08.30)(以下简称“法(13)”)。

[2]为节省篇幅,对《商标法实施条例》的引用规则如下:1、《商标法实施细则》(国发〔1983〕41号,发布日期:1983.03.10)(以下简称“《细则》(83)”);2、《商标法实施细则》(1988修正)(《中华人民共和国国务院公报》1988年03期,发布日期:1988.01.13)(以下简称“《细则》(88)”);3、《商标法实施细则》(1993修订)(工商行政管理局令第14号,发布日期:1993.07.28)(以下简称“《细则》(93)”);4、《商标法实施细则》(1995修正)(《中华人民共和国国务院公报》1995年第11期,发布日期:1995.04.23)(以下简称“《细则》(95)”);5、《商标法实施条例》(2002修订)(国务院令第358号,发布日期:2002.08.03)(以下简称“《条例》(02)”);6、《商标法实施条例》(2014修订)(国务院令第651号,发布日期:2014.04.29)(以下简称“《条例》(14)”)。

[3]本文案例来源与标注方式:1、本文所引案例来源于中国裁判文书网及北大法宝网司法案例库;2、为节省篇幅,在标注方式上由于撤三程序相关诉讼均属于行政诉讼,因此涉及的法院包括:最高人民法院(以下简称“最高”)、北京市高级人民法院(以下简称“北高”)、北京知识产权法院(以下简称“北知”)、北京市第一中级人民法院(以下简称“北京一中”)。行政判决书(以下简称“行判”)、行政裁定书(以下简称“行裁”)。所使用的案例仅以案号标明,案例名称采取““涉案注册商标名称”+“案”字”的体例。

[4]《“康王”商标3年不使用撤销案引发学术界解读》,http://news.sina.com.cn/o/2007-10-30/144612812922s.shtml,2007.10.30,最终浏览:2018.10.30.

[5]李扬:《注册商标连续三年不使用撤销制度中“商标使用”的界定》,《法学》2009年第10期,第109页。

[6]郎胜 主编:《中华人民共和国商标法释义》,法律出版社2013年版,第97页;案例如:“湾仔码头”案(最高行裁(2015)知行字第181号)。

[7]张鹏:《制止商标恶意抢注规范的体系化解读》,《知识产权》2018年第7期。

[8]臧宝清:《臧宝清说商标评审》,中国工商出版社2017年版,第125页。

[9]臧宝清:《臧宝清说商标评审》,中国工商出版社2017年版,第126页。

[10]陈锦川 主编,北京市高级人民法院知识产权审判庭 编著:《商标授权确权的司法审查》,中国法制出版社2014年版,第397页。

[11]陈锦川 主编,北京市高级人民法院知识产权审判庭 编著:《商标授权确权的司法审查》,中国法制出版社2014年版,第398页。

[12]孔祥俊:《商标与不正当竞争法:原理和判例》,法律出版社2009年版,第88页。

[13]见于《商标审查及审理标准》(国家工商总局商标局关于公布新修订《商标审查及审理标准》的公告,发布日期:2017.01.04,见于商标局官方网站:http://sbj.saic.gov.cn/tzgg/201701/t20170104_233075.html,最终浏览:2018.10.30)(以下简称“《审查标准》(17)”),第183页:连续三年不使用注册商标的时间起算,应当自申请人向商标局申请撤销该注册商标之日起,向前推算三年。

[14]孔祥俊:《商标与不正当竞争法:原理和判例》,法律出版社2009年版,第88页。

[15]方晓红:《商标局,你家的撤三受理程序有BUG!》,https://mp.weixin.qq.com/s/bDw8eLP5rCAApffGYOw05Q,2018.09.25,最终浏览:2018.10.10.

[16][日]田村善之:《商标法该说》,有斐阁2000年版,第26页。

[17]法发[2010]12号,发布日期:2010.04.20。以下简称“《意见》(10)”。

[18]最高人民法院《关于审理商标授权确权行政案件若干问题的规定》(法释[2017]2号,发布日期:2017.01.10)(以下简称“《规定》(17)”)§26.2持同样观点。

[19]中文官方文本见于WIPO网站: http://www.wipo.int/treaties/zh/ip/paris/, 最终浏览:2018.10.31.

[20][奥地利]博登浩森:《保护工业产权巴黎公约指南》,汤宗舜、段瑞林译,中国人民大学出版社2003年版,第51页。

[21]李扬:《注册商标连续三年不使用撤销制度中“商标使用”的界定》,《法学》2009年第10期,第105页。

[22][日]小野昌延、三山峻司 编:《新注解商标法(下卷)》,青林书院2016年版,第1496页。

[23]臧宝清:《臧宝清说商标评审》,中国工商出版社2017年版,第103页。

[24]臧宝清:《臧宝清说商标评审》,中国工商出版社2017年版,第101页。

[25]相关规范的沿革与变化简述如下:在《国家工商行政管理局商标局就注册商标的文字改变字形问题的复函》(发布日期:1986.01.15)中认定:文字作为商标注册后,若注册的是简化字,而实施使用繁体字;或注册的是繁体字,而实际使用简化字,都应视为自行改变注册商标的文字、图形或者其组合。在《国家工商行政管理局商标局就注册商标自行变更文字、图形问题的复函》(发布日期:1986.12.13)中认定:由汉字组成的注册商标,没有注册汉语拼音的,不得加汉语拼音一起作注册商标使用。在《国家工商行政管理局商标局关于外商定牌生产“REEBOK”运动鞋问题的复函》(发布日期:1988.03.11)中指出:实际使用的文字商标大写字母变为小写美术体的问题,只要其未构成新的图形,不视为自行改变注册商标的行为。在《国家工商行政管理局商标局关于注册商标在使用中改变颜色的定性问题的复函》(发布日期:1989.08.04):指定颜色的注册商标,在使用中应与该商标注册证所贴商标的颜色相同;在《国家工商行政管理局关于贯彻实施《商标法》有关问题的批复》(工商标字[1994]第261号,发布日期:1994.09.23)中指出:对注册商标作局部或较轻微的改动,如改变商标文字部分的字体,或在不改变图形主体的前提下对图形部分作某些变动或增减等。

[26]本部分案例的整理主要参考了:臧宝清:《臧宝清说商标评审》,中国工商出版社2017年版,第100-103页。

[27]对此,在“POLO”案(商评字[2018]第0000202440号)中实际使用的标识为“POLO RALPH LAUREN”,“POLO”作为显著部分进行使用,但商评委却做出了否定性评价。

[28]《审查标准》(17)亦持此种观点(第186页)。

[29]尽管在“卧龙”案(北知行判(2016)京73行初4285号)中仅指出“茶”与”茶饮料”不属于类似商品因此否定了商标注册人的主张,但是不能说明假设二者构成类似商品就可以承认使用的延及性。

[30]本部分案例的整理主要参考了:臧宝清:《臧宝清说商标评审》,中国工商出版社2017年版,第104页。

[31]李扬:《注册商标连续三年不使用撤销制度中“商标使用”的界定》,《法学》2009年第10期,第103页。在“恒大”案(北知行判(2016)京73行初2915号)中亦持此观点(消声器是马达及其部件的组成部件,但是不能基于消声器的使用证据保留马达及其零部件商品或其他机械类核定使用商品)。

[32]《审查标准》(17)亦持此种观点(第186页)。

[33]李扬:《注册商标连续三年不使用撤销制度中“商标使用”的界定》,《法学》2009年第10期,第101页。

[34]《审查标准》(17)即采取此种解释方法(第184页)。

[35]张伟君:《《商标法》关于“商标的使用”定义条款由来、含义及其评价》,《中国知识产权》2016年第4期,第50-56页。

[36]在立法论上存在将仅为出口的使用作为维持商标的使用的实践。见于:《欧盟商标指令》(Directive (EU) 2015/2436 of the European Parliament and of theCouncil of 16December 2015 to approximate the laws of the Member Statesrelating to trade marks(OJ L 336, 23.12.2015, p. 1))§16.5(b)。

[37][日]田村善之:《商标法概说》,有斐阁2000年版,第145页。

[38]臧宝清:《臧宝清说商标评审》,中国工商出版社2017年版,第109页。

[39]陈锦川 主编,北京市高级人民法院知识产权审判庭 编著:《商标授权确权的司法审查》,中国法制出版社2014年版,第400页。

[40]官方中文文本参见《商标国际注册马德里协定有关议定书》,载https://wipolex.wipo.int/zh/text/283466,最后访问日期:2019年1月25日。

[41]在马德里条约及其议定书体系下对于“中心打击”存废问题的相关讨论,请参考:张宇 编著:《马德里商标国际注册问题研究》,中国工商出版社2018年版,第27页。

[42]李扬:《注册商标连续三年不使用撤销制度中“商标使用”的界定》,《法学》2009年第10期,第101页。

[43]学说上亦持此种判断标准:见于陈锦川 主编,北京市高级人民法院知识产权审判庭编著:《商标授权确权的司法审查》,中国法制出版社2014年版,第411页。

[44]在《审查标准》(17)中强调的是在公开的商业领域使用(第186页)。

[45]英文官方文本见于WTO网站: http://www.wto.org/english/tratop_e/trips_e/t_agm0_e.htm,最终浏览:2018.10.30。

[46]联合国贸易与发展会议,国际贸易和可持续发展中心 编:《TRIPS协定与发展:资料与读本》,中华人民共和国商务部条约法律司译,中国商务出版社2013年版,第283页。

[47]除非违反了旧法下商品品质保障义务的情况下可能接受撤销注册商标等行政处罚。如《国家工商行政管理局商标局关于撤销RIZHI注册商标的决定》(发布日期:1989.04.06)。

[48]本部分案例的整理主要参考了臧宝清:《臧宝清说商标评审》,中国工商出版社2017年版,第96-98页的论述。

[49]臧宝清:《臧宝清说商标评审》,中国工商出版社2017年版,第96页。

[50]陈锦川 主编,北京市高级人民法院知识产权审判庭 编著:《商标授权确权的司法审查》,中国法制出版社2014年版,第415页。

[51]李扬:《注册商标连续三年不使用撤销制度中“商标使用”的界定》,《法学》2009年第10期,第104页。

[52]臧宝清:《臧宝清说商标评审》,中国工商出版社2017年版,第124页。

[53]奚晓明 主编:《最高人民法院知识产权审判案例指导(第一辑)》,中国法制出版社2010年版,第184页。

[54]臧宝清:《臧宝清说商标评审》,中国工商出版社2017年版,第109页。

[55]李扬:《注册商标连续三年不使用撤销制度中“商标使用”的界定》,《法学》2009年第10期,第106页。

[56]陈锦川 主编,北京市高级人民法院知识产权审判庭 编著:《商标授权确权的司法审查》,中国法制出版社2014年版,第408页。

[57]学说上存在对于此种二分法的批判见解,见于朱庆育:《《合同法》第52条第5项评注》,《法学家》2016年第3期。

[58]“益美高”案(北知行判(2015)京知行初字第14号)中三年期间仅进行了一次销售;“自然饮”案(北知行判(2015)京知行初字第4056号)中在三年期间仅进行了两次销售;“Dobinsons”案(北高行判(2018)京行终3297号)中指出作为生产厂家不至于仅能提交三份销售证明;“COSMO”案(北知行判(2015)京知行初字第4192号)中在指定期间的一次交易行为。相反,作为例外,实践中也存在认定即便很少量的使用也能产生阻却连续停止使用、维持商标注册效力的案例(“睡宝”案(北知行判(2015)京知行初字第3303号))。

[59]陈锦川 主编,北京市高级人民法院知识产权审判庭 编著:《商标授权确权的司法审查》,中国法制出版社2014年版,第408页。

[60]臧宝清:《臧宝清说商标评审》,中国工商出版社2017年版,第124页。

[61]本部分案例的整理主要参考了臧宝清:《臧宝清说商标评审》,中国工商出版社2017年版,第116-121页的论述。

[62][日]田村善之:《商标法概说》,有斐阁2000年第二版,第31页。

[63]李扬:《注册商标连续三年不使用撤销制度中“商标使用”的界定》,《法学》2009年第10期,第107页。

[64]同样的理解请参考:李扬:《注册商标连续三年不使用撤销制度中“商标使用”的界定》,《法学》2009年第10期,第107页。曹世海:《注册商标不使用撤销制度及其再完善》,《法律适用》2013年第10期,第40页。

[65]臧宝清:《臧宝清说商标评审》,中国工商出版社2017年版,第95页。

[66]《商标评审规则》(国家工商行政管理总局令第65号,发布日期:2014.05.28)(以下简称“《评审规则》(14)”)。

[67]最高人民法院《关于审理商标民事纠纷案件适用法律若干问题的解释》(法释〔2002〕32号),发布日期:2002.10.12)§3。

[68]比较法上的同样见解请参考:[日]田村善之:《商标法概说》,有斐阁2000年第二版,第36页。

[69]《审查标准》(17)亦持此种观点(第185页)。

[70]钟鸣:《商标授权确权行政诉讼的裁判基准时》,http://www.zhichanli.com/article/923.html,2015.07.02,最终浏览2018.10.10.

[71]孔祥俊:《商标与不正当竞争法:原理和判例》,法律出版社2009年版,第89页。

[72]袁曙宏 主编:《商标法与商标法实施条例:修改条文释义》,中国法制出版社2014年版,第158页。

[73]郎胜 主编:《中华人民共和国商标法释义》,法律出版社2013年版,第99页。

[74]在解释论上存在认定法(13)§50的规定不适用于因撤三程序而被撤销的商标的观点。见于李扬:《论商标授权确权行政案件中情势变更原则的不可适用性》,《法商研究》2017年第5期。

[75]法释[2018]1号,发布日期:2018.02.06。

[76]李扬:《论商标授权确权行政案件中情势变更原则的不可适用性》,《法商研究》2017年第5期。

[77]张玉敏:《注册商标三年不使用撤销制度体系化解读》,《中国法学》2015年第1期;彭学龙:《论连续不使用之注册商标请求权限制》,《法学评论》2018年第6期。

[78]学说上主要借鉴的是《欧盟商标条例》(Regulation (EU) 2017/ 1001 of the European Parliament and of theCouncil of 14 June 2017 on the European Union trade mark (OJ L 154,16.6.2017,pp.1-99))§47.2与§64.2的规定。

来源:《知识产权》2019年第2期。

RELATED ARTICLES

相关文章