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制止商标恶意抢注规范的体系化解读

摘 要:尽管注册主义相比于使用主义更有利于促进商誉凝结于商标,以便更好地服务于现代商业流通秩序的建立,但是不可否认该制度也存在较为明显的弊端。注册主义的优势发挥和弊端弥补存在于一个此消彼长的过程之中,应依据一国具体现状,通过制度的设计与运用予以调节。对此应建立一个“弥补注册主义弊端的制度框架”,从而体系化地将零星分布于商标法中的规范进行整理,以期妥当适用商标法下各种规范工具应对恶意抢注行为。

关键词:商标恶意抢注;注册主义;未注册商标;诚实信用原则;混淆之虞

一、问题提起

相比于使用主义,注册主义具备独特的制度优势。其中较为突出之处就在于注册主义具备促进商誉凝结于商标的功能,即通过权利的安定化以及在使用前可以获得稳定效力而更好地服务于现代商业流通秩序的建立[1]。在商标的选择阶段,商标权人需要对消费者的癖好进行调查,而在商品投放市场后,又需要通过广告等投入大量资金。如果以使用作为注册商标权利生成要件的话,假设已经进行投资的商标,事实上是他人在先使用的话,商标权人的利益将无法获得周延保护,从而使先期投入的资金付之东流。而根据注册主义,即使尚未投入使用,也可以获得商标注册,使得商标权人可以安心进行商标上的投资,实现法律保护商业标识的功能。

不可否认,注册主义在发挥上述制度优势的同时,也存在着诸多弊端。其中较为突出的就是市场主体试图以注册方式获利。尽管没有实际使用意图却以向他人出售为目的进行商标注册申请,以妨害他人的经营活动为目的的商标注册申请,或是利用他人的知名度而抢注商标等。这样的行为不仅妨碍他人正当的经营活动,限制第三人选择商标的范围,还会加重商标行政机关的负担,造成审查延迟,进而造成商标制度所欲实现的功能不能正常发挥,并损害公众对于商标制度的信赖。

从中国继受商标制度的历史沿革看,中国商标史上第一部商标法规《商标注册试办章程》(1904年)就是由当时日本农商务省职员起草,并依据1899年日本商标法的模式继受了注册主义制度[2]。但是对当时采取使用主义模式的以英国为代表的其他列强来说,注册主义的制度模式将有利于他人恶意抢注英国已在中国使用并产生一定影响的商标[3]。这样的制度将不利于在华英国企业的利益,因此在英国等列强的强烈反对下,《商标注册试办章程》不得不延期适用,直到1923年《商标法》的颁布为止,中国一直没有建立起有效的商标制度。这也从另一个侧面说明了:从中国建立商标制度伊始就潜藏了注册主义被恶用的隐忧。

就恶意抢注行为的定义来说,在国际公约中并未直接发现有关“恶意”注册的规定[4]。尽管可以将国际公约中有关驰名商标抢注与代理人抢注的规定视为对于“恶意”抢注的规制,但是对并未达到驰名程度的标识的抢注,以及并不存在代理人等信义关系下的抢注则无法进行规制。尽管在《巴黎公约》中存在对于不正当竞争行为的规定(第10条之二),该规定也作为一国选择拒绝或无效某一商标的“兜底性”理由(第6条之五B),但同时各缔约国还受到《巴黎公约》第6条之五关于商标原样保护(telle quelle clause)义务的限制。即在原属国正规注册的商标,本联盟其他国家也应该按照原属国注册的原样接受申请和给予保护,只有在该商标在申请国侵犯第三人的在先权利,不具有具有显著性或者违反道德和公共秩序等情况下,才可以拒绝注册。其中为了防止成员国通过扩大解释第6条之五B款中的事由来架空商标原样注册原则,不仅在公约的条文中明定,不能因为一个商标不符合成员国国内立法规定就认为其违反公共秩序,而且在其官方权威指南中进一步强调在判断一个标志是否违反道德和公共秩序的时候,只能考虑该标志“个体的特点”(individual merits)[5],除此之外的因素都不应该纳入考量范围,以防公序良俗条款过于膨胀而架空商标原样保护原则[6]。同理,对于不正当竞争行为的判定也不应过于开放性的设置。

正因为恶意抢注所包含的行为类型繁多,事先定义恶意抢注行为存在一定困难。因此也有学者从实践中既有的经验出发,试图类型化恶意抢注的行为与规范的类型[7]。具体来说,从日本的实证调查来看,对于抢注行为可能涉及的类型包括:业务妨害型、搭便车型、无意为之型与事务管理型四种类型[8]。当然也有学者从相关利害关系主体间利益情况将其划分为:第三人申请知名商标(一般以获取金钱利益等为目的)、共事与合作关系中的当事人之间的纠纷(包括代理人擅自注册商标与事业合伙人失和引起的纠纷)、以及抢注应当被共享或开放的商标(地名、某地域的人名等)三种类型[9]。从中国的实证调查来看,主要集中于五种类型的纠纷形态[10],即抢注他人在先使用的未注册知名商标、有信义关系的当事人之间的抢注、商标囤积性质的注册、与他人在先权利相关的抢注、对公共资源的抢注。此外,尽管是关于域名注册的规范,《统一域名争议解决政策》(UDRP)第4.b条中所列举的恶意的四种类型:即转让目的、阻碍目的、破坏目的、混淆目的,也对于清晰说明恶意抢注所涉及的纷争类型和利益关系大有裨益[11]。

对于恶意抢注的涵义问题,也有学者指出:在注册主义下,“恶意抢注”概念仅是判断的结果,而不是阻却他人注册与否判断的出发点,应以商标制度的功能和所保护之法益为基础进行制度设计与运用[12]。笔者也十分赞同这种功能主义的解释方法,并认为不应事先的为“恶意”与否设定判断标准(如明知/应知标准);而应该结合弥补注册主义弊端的各项制度设计,具体考察某一注册行为是否在规范的约束之下应予注册。从这个角度,下文将通过建立一个“弥补注册主义弊端的制度框架”[13],从而体系化地将零星分布于商标法中的规范进行整理,以期妥当地适用商标法下各种规范工具应对恶意抢注行为。

二、注册主义模式下具体信用的保护

在重视注册主义功能,并采用了这一制度的基础上,并不意味着未注册商标不具有任何效力。未注册商标是通过使用获得具体信用,从法律保护商业标识的宗旨来看,注册主义的终极目标也是促进具体信用的形成,因此二者不存在冲突。但是在具体制度设计上,与通过注册获得全国统一效力的注册商标制度不同,未注册商标通过所产生的具体信用的不同而设定不同效力范围,因此在未注册商标不同具体信用区间上可能会产生对于在后注册商标不同的处理态度。

在处理申请日前就已形成具体信用的未注册商标与在后商标注册的关系上,应依据三个原则处理相关解释问题:其一是阻却在后商标注册时应维护注册主义的制度优势,只有在先未注册商标达到一定影响下才能承认这一效力;其二是排除在后注册商标使用时应重视具体信用的形成,只有当具体信用的存在导致混淆状态时才能承认排他权的行使;其三是坚持未注册商标效力法定主义原则,只有在存在明确请求权基础时才可以主张其效力,不应针对未注册商标在效力上设置开放性解释,以防抵消注册主义的制度功能。具体到中国商标法上的相应规范,包括第13条第2款“未注册驰名商标阻却他人抢注”与第32条后段“他人已经使用并有一定影响的商标”。因此在下文有关注册主义下具体信用的保护部分将就上述两个条款进行论述。

(一)未注册驰名商标阻却他人抢注

《商标法》第13条第2款规定了未注册驰名商标的存在得阻却他人抢注得规定。从其要件来看,要求未注册商标达到“驰名”程度。对于注册商标来说,即使在某一地域范围内未通过使用而形成具体信用,也会因为注册主义而享有在该地域范围内的排他效力。尽管这与商标保护宗旨相悖,但这是注册主义制度使然,具有其合理性。但对于未注册商标来说,由于不享受注册主义的庇护,因此在其未通过使用形成具体信用的地域范围就不应享受排他效力,故而未注册驰名商标若需达到与注册商标相同的效力范围,应该至少在全中国境内达到相关公众熟知的程度。从司法实践来看,对于“驰名”的判断也是十分严格的[14],从而印证了上述判断。

作为阻却他人注册的事由,在未注册商标达到驰名状态下可以行使该权利。对于已经通过使用并达到驰名程度的未注册商标来说,市场上已经积累了具体信用,甚至在商标不相近似的范围内也存在混淆的可能性。从原理上看,在造成混淆的情况下,如果仅仅是因为形式上的不相似而放置混淆状态的话,将有悖于商标法排除混淆状态,进而激励具体信用凝结的宗旨。具体来说,即使在两商标并未达到令相关公众误认并拿错的近似程度,但是由于未注册商标的驰名性使得相关公众造成包括广义混淆在内的混淆可能性时,也应该扩大性的承认阻却效果。

对于13条第2款上未注册驰名商标阻却他人注册效力的另一个问题是如何适用《商标法》第45条第1款上“驰名商标所有人对他人恶意注册行使无效宣告的期限不受法定5年的限制”的规定[15]。对此,有观点认为应该对“恶意”做扩大化解释,只要达到第13条第2款上未注册驰名商标的阻却要件的,就应该认定是“恶意”,因此实质上否定对于未注册驰名商标上的除斥期间规定[16]。在2017年最高人民法院颁布的《授权确权规定》[17]第25条中指出:引证商标知名度高、诉争商标申请人没有正当理由的,人民法院可以推定其注册构成“恶意注册”。因此对于“恶意”的证明降低了门槛,采取了推定的形式。而在“复旦阳光”案[18]即采取此种推定的看法,并指出:“赛神炉机械厂在引证商标已被相关公众广为知晓的情况下,应推定其明知引证商标的存在,但其仍使用复旦作为其商标的显著识别部分,不能排除其主观上具有搭便车的故意”。另一方面,当标志本身属于弱标志的情况下,可能排除“恶意”的认定。在“苹果”案[19]中就强调了争议商标是对于对苹果这一客观常见事物的一般表达,属于弱标识,因此不存在“恶意”。

但是在“威仕达玉兰”案[20]中最高人民法院主张:不能仅仅考虑商标是否已经达到驰名的程度,即只要是驰名商标,就推定申请注册人具有恶意,而应该根据案件具体情节,从主观意图、客观表现等方面综合判断。但是在具体认定上,该案适用上只强调了为同业的事实,进而认定攀附的恶意。因此最高人民法院提出的抽象判旨中对于综合判断法的适用门槛可能也并不高。在“锦竹”案[21]中也强调了同处四川省的事实,即已经能够表明其摹仿、攀附引证商标的故意。

在下级法院的司法实践中曾存在强调主观恶意是指注册时的状态,而不考虑注册后受让行为等。在“梦特娇”案[22]中就强调申请注册争议商标时存在主观恶意,并认为除斥期间的规定明确针对的是注册行为,不应包括商标的恶意受让行为,本案对争议商标受让人是否存在恶意没有评判的必要。但是在上述“锦竹”案的判旨中则指出:从争议商标的转让情况以及不同时期权利人的行为来看,可以证明争议商标申请注册之时即非善意。

(二)他人已经使用有一定影响商标

《商标法》第32条后段规定在效果上体现为异议事由(第33条)和相对无效事由(第45条),因此第32条后段也可以作为阻却他人注册的请求权基础。从要件上看,第13条第2款使用的是“驰名”+“混淆”,而第32条后段是“有一定影响”+“不正当手段”,在要件构成上明显不同。其中对于“有一定影响”,如果仅仅因为在某一地域知名,而不是较大区域或全国知名,就可以阻却他人商标注册的话,商标注册人来说由于无法对狭小地域内标识是否存在使用实情进行调查,且未注册标识不存在公示公告,因此可能大为阻碍他人选择营业标识的自由。当然该条后段在狭小区域上的“一定影响”之外增加了“不正当手段”这一要件,但是何为“不正当手段”的判断寓于商标注册人的主观情势。对于在“一定影响”范围下的一定区域内使用的在先未注册标识,只要在后的商标注册人存在主观恶意,具体来说包括知道或应当知道这一在先未注册标识的存在等,就应该阻却其在后注册[23]。但是司法解释的制定者尽管认为对于有“一定影响”的认定标准可以视案情而定,总体上不易把握过高,但也提出了不能仅凭注册人事先知晓被抢注商标就当然认定其具有一定影响[24]。对未在一定区域具有一定影响的未注册商标,即使他人具有不正当手段也不应排除他人在后商标注册。也就是说不正当手段要件是一个裁量性的工具,当达到一定影响时就可以推定在后商标申请人具有不正当手段,而未达到一定影响时,即使未注册商标使用人证明了他人注册手段的不正当性,也不能达到阻却的规范效果。这种推定的解释方法在《授权确权规定》第23条中予以规定:如果在先使用商标已经有一定影响,而商标申请人明知或者应知该商标,即可推定其构成“以不正当手段抢先注册”。

这时就需要进一步考察“一定影响”到底是指在多大范围内需要具备的要素。由于第13条第2款已经规定了“驰名”未注册商标具有阻却他人注册的效果,为了不使第32条仅仅成为确认性规范,而是具有排除性效果,那么“一定影响”必然是小于“驰名”所指的全国范围的[25]。那么就其下限来说,如果仅仅认为在某一狭小地域范围的影响就承认构成“一定影响”的话,对于注册商标申请人来说很难认识到这一商标使用的存在,因此也不应该阻碍他人的商标注册行为。对于已经注册的商标通过异议或无效程序撤销的话,商标注册人取得注册商标并努力在商标上凝结具体信用的激励也付之东流,这将与注册主义的宗旨相违背。因此应对“一定影响”划定一个恰当的范围。特别是对于我国这样幅员辽阔的国家,如何划定“一定影响”的范围是比较棘手的问题。司法实践中在在“北京鸭王”案[26]中曾认为作为商号和商标在先使用的“北京鸭王”虽然仅在北京营业,影响主要及于北京,未达到驰名程度,但也属于具有“一定影响的商标”,有权阻止上海全聚德申请注册“上海鸭王”商标。也就是说至少是在北京这样核心商业中心城市以上具有影响力的未注册商标才可以阻却他人注册。如果具体明确的话,笔者提出32条后段的阻却效果至少应该在地域范围上达到相邻数省或较重要的经济圈内具有广泛知晓的程度。这样的话,《商标法》第32条后段和第59条第3款中均出现的“有一定影响”,在体系化解读的角度看应该具有不同含义,即阻却他人注册的“一定影响”需要达到相邻数省或较重要经济圈的程度,而先使用抗辩中的“一定影响”具有鲜明的地域性特征, 作为阻却商标注册事由的先使用商标应该比在先使用抗辩中的先使用商标在影响程度和范围上要强[27]。

另一方面由于《商标法》第32条后段没有就商品类别进行限制,也没有规定他人将与其近似的商标申请注册时是否需要混淆要件。从第32段后段与第13条第2款的关系来看,由于第13条第2款对于未注册驰名商标并未赋予在跨类别上的排他权行使与阻却他人注册效果[28],因此对于周知程度低于“驰名”的未注册商标理应不能赋予跨类保护的效力。对于第32条后段是否要求近似性或混淆可能性的问题,应该考虑与第13条第2款的关系。在“驰名”下要求混淆的目的在于对于形式上并不近似的商标,可以根据广义混淆可能性的理论排除他人使用或阻却他人注册,因此扩大了未注册驰名商标的积极效力范围。而对于相关公众间认知程度低于“驰名”的“有一定影响”的未注册商标,其近似性判断应以“标识的混淆可能性”这一抽象性判断为基础,即将附有两个标识的商品放置在一起,如果相关公众在并未施加极强注意力的情况下会由于误认而取错所欲商品的话,就应该认为满足相似性要件。

三、注册主义模式下诚信原则的具体化

2013年修改的《商标法》第7条第1款规定了“申请注册和使用商标,应当遵循诚实信用原则”。藉本次商标法修改,表明了立法机关对于商标注册与使用过程中种种不诚信行为的重视。但这一规范是否意味着以诚信为核心的商标注册与使用体系业已在我国商标立法中搭建起来?如果回答是肯定性的话,接下来的任务是,如何依据诚信原则本身的规定让其在必要的场合出现,成为判断、评价商标注册与使用行为是否具有效力的根据?;如何在商标法原理中的注册与使用两大永恒命题间探寻诚信原则的地位?;如何将除第7条第1款之外的可能涉及需要借由诚信原则取得正当性的相关规范进行体系化的适用?[29]

从历史沿革上看,在1982年《商标法》中并不存在针对注册与使用过程中非诚信行为的规范,对于恶意注册行为最先进入了立法的视野是在1993年修订的商标法中,在第27条中将第8条有关注册商标的实质性条件以及具有兜底性质的“以欺骗手段或者其他不正当手段取得注册的”列为绝对理由。其中对于“以欺骗手段或者其他不正当手段取得注册的”的解释,在修正案(草案)的说明[30]中指出:目前在注册商标管理工作中碰到的一个问题是,某些人弄虚作假骗取商标注册,还有的人以不正当手段将他人长期使用并具有一定信誉的商标抢先注册,谋取非法利益。现行《商标法》对这种欺骗性注册的问题缺乏相应的规定。针对这一情况,参照一些国家的做法,草案在现行《商标法》中增强一款:用欺骗手段或者其他不正当手段取得商标注册的,由商标局撤销该注册商标。

与1993年《商标法》配套的《商标法实施细则》第25条对《商标法》第27条第1款所指的以欺骗手段或者其他不正当手段取得注册的行为作出了解释,包括:(1)虚构、隐瞒事实真相或者伪造申请书件及有关文件进行注册的;(2)违反诚实信用原则,以复制、模仿、翻译等方式,将他人已为公众熟知的商标进行注册的;(3)未经授权,代理人以其名义将被代理人的商标进行注册的;(4)侵犯他人合法的在先权利进行注册的;(5)以其他不正当手段取得注册的。

上述五个条款分别转化为了现行商标法上独立条文。其中第一、五项对应于现行商标法第44条第1款;第二项对应于现行商标法第13条第2款;第三项对应于现行商标法第15条第1款;第四项对应于现行商标法第32条前段。由于中国《商标法》第13条第2款有关驰名商标阻却他人注册的规定仅限于在中国使用并达到驰名程度的商标,因此在国内使用并达到驰名程度的未注册商标可以阻却他人在后抢注的第13条第2款规定应该从注册主义下具体信用的保护角度予以把握。此外,司法实践中也经常扩大适用《商标法》第10条第1款第8项中有关“其他不良影响”的规定,将其作为具有排除他人非诚信的注册行为的一般条款予以适用。

(一)其他不良影响

《商标法》第10条第1款第8项规定作为禁止注册的绝对事由,在异议和无效程序中任何主体都可以依据该项规定提起程序,且不受五年除斥期间的限制,同时该项规定也属于商标行政机关审查程序中需要重点考察的条款。对于该项规定的适用范围,特别是“其他不良影响”的解释,在实践中就两个问题存在很大争议。其一是该项“不良影响”指的是标识或其构成要素本身存在不良影响,还是应当考虑标识注册为商标后,行使注册商标时可能产生的不良影响;其二是对于损害特定民事权益的是否适用该项规定。

对于第一个论点,在“微信商标”案一审判决[31]中并未单纯的考察标识本身构成要素是否具有任何不良影响,而是考察了标识在相对应服务上使用后所产生的不良影响。该案中“微信”商标在注册日之前腾讯公司并未使消费者形成其与产品间的稳固“联系”。但是在“微信”商标申请注册到初步审定公开之间的时间段,腾讯公司通过短时期内的大量宣传广告行为使得“微信”商标和腾讯公司提供的即时通讯服务建立了稳固的一一对应关系。如果支持腾讯公司之外的第三人对于“微信”享有注册商标权的话,将导致庞大的微信用户群体已经形成的稳定认知和改变这种稳定认知可能造成的较大社会成本,鉴于此,选择保护不特定多数公众的现实利益具有更大的合理性,因此这种利益属于社会公益应予适用“其他不良影响”条款驳回注册。该案在学界引起了广泛争议,特别是有学者指出“不良影响”应仅仅限于标志或其构成要素本身,与标志的使用行为无关[32]。而以社会公众普遍将“微信”与腾讯相联系,是“社会公众的稳定认知利益”,但“稳定认知利益”并不是商标法体系承认的公共利益,不应适用“不良影响”条款的观点[33]。对此,在“微信商标”案二审判决[34]中仍旧回归于就标志本身或者其构成要素而言,认定是否存在“其他不良影响”。这种认定方式在《授权确权规定》第5条第1款中也给予了确认,即商标标志或者其构成要素可能对我国社会公共利益和公共秩序产生消极、负面影响。

对于第二个论点,有学者通过对于司法实践的整理类型化了扩大适用“其他不良影响”条款的案例[35]。具体包括:对明显侵害他人在先权益而申请注册的、已经死亡的人或者古人的姓名或者称号申请注册、商品化权或形象公开权、对大量申请注册他人有一定知名度的商标的、将公有领域的符号资源申请注册为商标的。其中对明显侵害他人在先权益而申请注册的,由于商标法第32条中的在先权利条款并不属于审查环节商标局可供适用的驳回事由,因此对于明显可能侵犯他人在先权利的情形,不必对这种明显侵权的注册行为等到诉争商标被初步审定公告或者核准注册公告后,再由在先权益的所有人或者利害关系人提出异议或者无效,而是通过“不良影响”条款的适用起到在审查环节驳回恶意注册的目的。对于已经死亡的人或者古人的姓名或者称号申请注册的情形,已经将其上升为《授权确权司法解释》第5条第2款的规定,即将政治、经济、文化、宗教、民族等领域公众人物姓名等申请注册为商标,属于“其他不良影响”。

(二)代理人等抢注行为

从立法沿革来看,我国有关代理人等抢注的规范是在逐渐扩大其适用范围的。在与1993年《商标法》配套的《商标法实施细则》第25条中该规范限于“代理人”。2001年《商标法》中则在第15条中将其扩展为“代理人或者代表人”,而不仅仅限于所谓的商标申请注册中介性质的代理人。在2013年《商标法》第15条中,在原第1款之外增加了第2款规定,其中在《授权确权规定》第16条中对“其他关系”作出了扩大性的解释,即包括亲属关系;劳动关系;营业地址近邻;曾达成代理、代表关系进行过磋商;曾就达成合同、业务往来关系进行过磋商。这样大大扩充了该条规定所能适用的范围。从效果上看,违反第15条体现为异议事由(第33条)和相对无效事由(第45条),无效申请受到五年期间的限制,即仅能在自商标注册之日起五年内提出。

从对于该条规定的司法实践来看,也体现了逐渐扩大本条规定适用范围的趋势。在“头孢西林”案[36]中明确了:第15条规定的代理人应当作广义的理解,不只限于接受商标注册申请人或者商标注册人委托、在委托权限范围内代理商标注册等事宜的商标代理人、代表人,而且还包括总经销(独家经销)、总代理(独家代理)等特殊销售代理关系意义上的代理人、代表人。而在早期的“楷模”案[37]中对于“代理人或代表人”适用上提出了较为严格的两要件说,即一是当事人之间存在法律或者事实上的代理或代表关系,二是被代理人等享有争议商标的专用权。其中前者的关系需要具有长期、稳定的性质;而后者则要求被代理人在中国进行过商标注册,或在中国进行的商业活动中使用或对应使用过商标。而对于可以阻却他人注册的商品或服务的类别上,尽管并不限于相同的商品或服务,也包括类似商品或服务,例如在“龟博士案”[38]中“车辆加润滑油、车辆维修”服务与“汽车上光蜡、清洗液”商品属于类似商品或服务,且并不要求“只有在代理人或代表人申请商标注册前被代表人或被代理人的商标系尚未提出注册商标申请的情况下,代理人或代表人的申请注册行为才可能构成抢注行为”,即使被代理人或被代表人已将其商标申请注册,也可以阻却他人在类似商品或服务上的注册。但是被代理人并不能享有跨类阻却他人注册的功能[39]。

在之后的案例中,对于“楷模”案所提出的适用第15条第1款中的第一个要件,在“DomusLift”案[40]中对于仅有的两次商业往来既不足以表明意图建立代理销售关系,也不能证明实际经销商品。对于确已知晓的证明,并不满足对于代理人或者代表人关系的证明;在“新东阳”案[41]中将代表关系扩展为关联关系,对于家族成员共同创立企业中的成员,尽管从法律关系上应为公司股东,但也将其认定为代表人。在第二个要件上,在“lehmanbrown”案[42]中指出:虽然在争议商标注册申请日前,雷博公司尚处于筹建之中,但是两名创建人已经就该公司的未来名称、商号以及将公司品牌申请商标的事宜达成一致。因此即使没有实际使用,也确认了争议商标“lehmanbrown”已经是正在筹建中的雷博公司的商标。被代理人或者被代表人是否已经将该商标投入商业使用,并非商标法第15条的适用条件。

对于2013年修改后的商标法中所增加的第15条第2款规定,在“雅琪”案[43]中在证明“雅琪”构成在先使用的未注册商标后,对于“合同、业务往来关系”的证明则采取了较低的门槛,如存在同业竞争关系,曾共同参加行业推广展会,存在间接交易的情况下仅要求知晓。在“MEGAPULSE”案[44]中也认定了间接业务交往中而应当知悉上海秦岭酒业的“MEGAPULSE”商标即可达到该款适用的门槛。

从上述对于立法与司法实践的梳理中可以看出,对于第15条第1款中的“代理人或代表人”抢注的情形,尽管并不要求被代理人在中国存在实际使用,但对于代理与代表关系的认定还是较为严格的;而对于第15条第2款中的“其他关系”等的认定尽管大大降低了证明要求,但是要求存在在中国的在先使用行为。另一方面也存在对代理人等自由选定商标从事经营活动给予了更多的限制。特别是由于商标抢注行为往往是在商标代理机构的协助下完成的组织性行为,我国在放开商标代理机构设立的行政许可之后,出现了大量代理机构抢注他人商标牟利的现象,严重扰乱了代理市场秩序,因此2013年《商标法》中增加了限制商标代理机构注册活动的规定。在第19条第4款中规定“商标代理机构除对其代理服务申请商标注册外,不得申请注册其他商标”。在“上专及图”案[45]中指出:诉争商标所指定的服务为第42类“技术研究、技术项目研究”等服务,不属于第19条第4款规定的“代理服务”;在“黄金智慧” 案[46]中依据文义解释认定“商标代理机构”核心在于是否从事商标代理业务。而至于商标代理机构是自己使用申请商标还是以牟利为目的申请注册商标,该条款并不加以区分。该案中申请商标指定使用的第35类的货物展出、广告、计算机网络上的在线广告、为零售目的在通讯媒体上展示商品、工商管理辅助、特许经营的商业管理、公共关系、市场营销、替他人推销和人事管理咨询服务,显然不属于商标代理服务的内容。

(三)抢注他人在先权利

在先权利在商标确权行政程序中的地位问题,是中国商标法上的独特命题[47]。伴随着近期在“功夫熊猫”案[48]中将“商品化权”这一概念明确列为第32条前段的“在先权利”,进一步引起了实务界与学界的广泛讨论[49]。中国商标法中的“在先权利”概念滥觞于《巴黎公约》第6条之五b小节中列举的三项拒绝(无效)理由。其中这里的侵犯第三人的既得权利可以是在有关国家已经受到保护的商标权,或者其他权利,例如对厂商名称的权利或著作权。如果一项商标侵犯了人身权,则本项规则也可以适用[50]。在《授权确权规定》第18条中将“在先权利”定义为包括当事人在诉争商标申请日之前享有的民事权利或者其他应予保护的合法权益。将其进行了扩大解释而不仅仅限于所谓的绝对权,而将合法权益也纳入了其中。在实践中对于商标法第32条前段上的“在先权利”争议较大的问题集中两方面:其一是与自然人姓名、肖像以及法人名称等的关系;其二是与电视节目名称、角色名称、形象等的关系。以下将分别予以论述。

1、与自然人姓名以及法人名称等的关系

作为“在先权利”之一的自然人姓名权益在中国商标法上体现出最大的特征就在于其阻却他人注册的权源并不是来自于人格权理论,而是来自于商业标识法的理论。对此,在“乔丹”案[51]中最高人民法院指出:在适用商标法第32条保护他人在先姓名权时,相关公众是否容易误认为标记有争议商标的商品与该自然人存在代言、许可等特定关系,是认定争议商标的注册是否损害该自然人姓名权的重要因素。本案现有证据足以证明“乔丹”在我国具有较高的知名度、为相关公众所知悉,我国相关公众通常以“乔丹”指代再审申请人(即美国篮球明星MichaelJeffreyJordan),并且“乔丹”已经与再审申请人之间形成了稳定的对应关系。以此案为依据在《授权确权规定》第20条规定:“当事人主张诉争商标损害其姓名权,如果相关公众认为该商标标志指代了该自然人,容易认为标记有该商标的商品系经过该自然人许可或者与该自然人存在特定联系的,人民法院应当认定该商标损害了该自然人的姓名权”;而对于当事人以其笔名、艺名、译名等特定名称主张姓名权的,“该特定名称具有一定的知名度,与该自然人建立了稳定的对应关系,相关公众以其指代该自然人的,人民法院予以支持”。采取人格权理论与商业标识法理论上较为显著的区别就在于如何处理同名同姓的人商业活动中使用姓名的问题。从姓名权的角度则不能解决假冒者将自己的姓名改成与知名作家相同的姓名,然后在自己创作的作品上署上该姓名,从而引起混淆的问题。在“王跃文”案[52]中法院认定被告的行为违反反不正当竞争法,但是并不构成“假冒他人署名的作品”。因为在作品上署的是作者的“合法姓名”,而没有冒用他人的姓名。但是从反不正当竞争的角度看,法院指出:作为文化市场的经营者,作者往往通过在作品上署名,来传扬自己和自己的写作方式。消费者选购图书时,作品题材和作者是其考虑的主要因素。知名作家在作品上的署名,已经成为图书的一种商品标识,发挥着指引消费者作出消费决定的重要作用。知名作家的署名一旦被借鉴、仿冒、攀附或淡化,就可能引导消费者作出错误的消费决定,从而影响到署名人的正当权益,因此这些行为属于不正当竞争。

2、与电视节目名称、虚拟角色名称、形象等的关系

对于电视节目名称、虚拟角色名称、形象等在注册环节的相关问题在中国商标法下是以“商品化权”予以解决的。早期我国下级法院曾较为普遍的依据人格权理论,将自然人姓名权或肖像权的商业化利用活动纳入人格权保护范围,而对于非自然人客体的商品化问题,近期在“功夫熊猫”案[53]中首次在判决中将“商品化权”这一概念明确列为第32条前段的“在先权利”范围,进而构成驳回注册的异议事由。我国司法实践中所使用“商品化权”概念不同于美国学说上普遍承认的“形象公开权”概念,也不出自德国一般人格权之实践,是一个具有独创性质的概念体系。特别是在《授权确权规定》第22条第2款中将司法实践中的判例法理上升为司法解释。当然这一司法解释中为了防止商品化权的扩大化适用在商业标识法目的的基础上在要件上作出了限制,比如要求“对于著作权保护期限内的作品”。而对于“著作权保护期限以外的作品”除非依据“其他不良影响”条款以将公有领域的符号资源申请注册为由予以驳回外,将并不能依据商品化权予以处理。

从上述论述可以看出,中国司法实践的进路则是注意到了在先权利中可能包含的三种客体(包括自然人的商品化权问题、物之影像和名称的商品化权问题以及虚拟角色等的商品化)间所具有的共性,特别是所面对的利益关系的一致性,因此试图建立统一化理解。在分割化理解下提供的可供选择的三种理论备选中,由于人格权理论天然的排除了自然人以外的客体作为商品化权保护客体的可能性,因此只有顾客吸引力学说与商业标识法体系可以提供可能的统一化选项。

从现实的利益关系看,不管是自然人的商品化权还是物或者虚拟角色等的商品化权都是通过对于顾客吸引力的保护,防止他人擅自的搭便车行为的发生而设置的排他权。这一创设过程并不是通过立法而实现的,而是通过司法实践创设的。但是顾客吸引力学说下的统一化尝试最大的质疑就是有违“知识产权法定主义”。对于他人的智力成果或商业信用的搭便车行为原则上是并不予禁止的,人类社会也正是因为这种搭便车行为才逐渐走向了文明与进步。但是原则上的自由,不排除在某些情况下设置禁止他人搭便车的例外,比如为了确保创作活动的激励,使得文化的进步与科技的发展这些更为宏观的功利目的不会受到阻碍,因此当设置著作权与专利权的保护所带来的社会福利大于允许这些法定的垄断权带来的弊端时,才会允许上述排他权的设置。在设置程序上应该通过民主程序,特别是立法予以确定,以使得被限制搭便车自由的第三人可以提前预期其行为,在立法尚未达成一致的情况下,司法应该保持相当的谦抑,这也是所谓知识产权法定主义的初衷。就顾客吸引力学说下对于商品化权的设权过程来看,对于大部分虚拟角色的形象等可能可以纳入著作权法的保护,而对于虚拟人物的名称也可以在推向市场伊始就进行所欲商品化的商品类别的商标申请,将其转化为既有的为立法所确认的法定权利。在商品化权益主体没有申请商标注册,或其客体无法寻求既有权利保护时,企图通过顾客吸引力这一学说创立一种排他权的做法都有损于法的安定性与可预见性。

而中国司法实践的做法则是转向了商业标识法的统一化理解。即不管是对于虚拟角色等的商品化权,还是对于名人的姓名或肖像的商品化权,如果他人擅自将其用于商品化产品的开发与销售或作为宣传广告的手段代言其他产品,那么对于上述主体以许可为基础的商业模式受到侵害,因此商品化权客体下的利益纠纷状况应该是相似的。而对应这种相似利益状况的调整模式从商业标识法中的商业标识的功能角度出发,不管是从来源识别功能、品质保证功能,抑或是宣传广告功能出发,可以对于统一化理解大有裨益[54]。对于商业标识法体系下的商品化权统一化尝试,其最大目的就是进一步推进顾客吸引力学说,使得既有的商业标识法保护体系可以得以适用,因此摆脱知识产权法定主义的桎梏。但对其最大的质疑就是:从现实上看,很多商品化活动中的实践很难套入商业标识性使用等具体要件。到底何种情况下对于虚拟角色名称等的商品化使用活动构成商业标识法意义上的混淆行为可能有待于《商标法》在注册环节和《反不正当竞争法》(2017年)在侵权环节予以具体化。

(四)不正当手段抢注

在《商标法》第44条第1款规定的无效事由中,第10条大都对应于有损公序良俗及国际礼让的商标、第11条大都对应于不具有显著性或不宜被垄断的商标、第12条对应于三维商标。这些都是传统商标法上作为阻却他人注册的绝对事由,在提起主体上不受利害关系人等的限制,也不受五年除斥期间的限制。对于该款规定争议较大的就是如何理解“以欺骗手段或者其他不正当手段取得注册”,其中“以欺骗手段”主要是指:以弄虚作假的手段欺骗商标行政主管机关取得商标注册的行为,主要包括:伪造申请书件签章的行为;伪造、涂改申请人的主体资格证明文件;伪造其他证明文件等行为。对其解释往往采取较为限定性看法,在“NTK”案[55]中就指出:即使智择公司在商标局申请注册争议商标时故意隐瞒上述事实从而使争议商标获准注册,但因为并未规定商标申请人在进行商标申请注册时应当对其注册商标是否为艺术字体变形进行说明,并且应当指明其具体文字设计内容,故在商标申请人无此项法定义务的情况下,其未对艺术字体内容进行陈述并未违反强制性法律、法规的规定。因此可以认为此处的“以欺骗手段”对应着相应的行政或刑事的取缔性规范,而不适用于抢注人知晓却隐瞒的情形。

问题的关键就在于如何解释与适用“其他不正当手段”。对于该款规定的适用,早期的案例强调其针对的是已经注册的商标,对于尚未核准注册的商标并不能适用该款规定予以无效(如“拉斯科”案[56]、“铁姆肯”案[57])。对此,在近期的“清样”案[58]中明确了该款规定可以在异议复审程序中参照适用。而越来越多的法官也支持商标局、商标评审委员会及法院在商标申请审查、核准及相应诉讼程序中,若发现商标注册申请人是以欺骗手段或者其他不正当手段申请注册商标的,可以参照适用该规定,制止不正当的商标申请注册行为[59]。在近期修改的《商标审查及审理标准》[60],也在审查过程中依据第44条第1款规定阻却系争商标申请人申请注册多件商标,且与他人较强显著性的商标、与他人字号、企业名称等构成相同或者近似;以及系争商标申请人申请大量商标,且明显缺乏真实使用意图的情形。这样的做法实际上会产生一个重要的法律效果,由于商标法中并没有对于“使用意图”的要求,尽管第4条中的“在生产经营活动中”使用,以及第7条中“在申请注册中应当遵循诚实信用原则”可能成为起到“使用意图”要件作用的法解释工具,但是由于这两条规定在审查、异议、无效程序中并没有法律效果上的对应,因此很难起到规范作用。而第44条第1款中“其他不正当手段”在各种程序中的适用,实际上起到了对于没有使用意图性质的大量跨类注册的阻却功能,初步具备了作为“不正当手段”为唯一要件的一般条款功能。

但是对于该款规定的适用,在实践中仍然存在诸多问题。其一是强调“其他不正当手段”是扰乱商标注册秩序、损害公共利益、不正当占用公共资源或者谋取不正当利益的行为(《授权确权规定》第24条),而对于特定民事主体权益的保护则不属于其调整范围(“浪琴表”案[61]、“同济大学”案[62](注册他人未注册的驰名商标,系属于对特定民事主体权益的损害))。但是实践中也存在针对特定主体权益而适用该款规定的案例,在“蜡笔小新”案[63]中《蜡笔小新》系列漫画及动画片早于争议商标申请日之前已在日本、中国香港、中国台湾地区广泛发行和播放,具有较高知名度。争议商标的原申请人诚益公司地处广州,毗邻香港,理应知晓“蜡笔小新”的知名度。诚益公司将“蜡笔小新”文字或卡通形象申请注册商标,主观恶意明显。同时,考虑到诚益公司具有大批量、规模性抢注他人商标并转卖牟利的行为。特定主体权益往往可以对应于商标法中其他阻却他人注册的条款(如第13条第2款、第32条),但是两者的主要区别就在于提出主体与除斥期间的设置上,对于罹于除斥期间,不能按照特定权益提出无效程序的,只有证明“不正当手段”才可以阻却他人的抢注行为。

其二是在多大程度上“大规模、大批量”才认定为可以适用该款规定。实践中存在许多不确定性。在“丽婴房”案[64]中法院认为:虽然除本案被异议商标外,蔡忠民及其关联公司还在多个商品类别上申请注册了百余件商标,但商标法并未限制商标申请注册的数量,在案证据亦不足以证明蔡忠民及其关联公司具有明显的复制、抄袭他人具有较高知名度的商标的故意;在“耐克环球服务私人有限公司”案[65]中法院指出虽然第三人申请注册了大量商标,但具体到被异议商标的申请注册而言,尚难以认定该注册申请会损害公共秩序或者公共利益。作为适用该规定的大批量抢注的情形,在“南宁万网”案[66]中在第33、10类等多个类别的商品与服务上申请注册了与众多知名商标相同或相近似的近三百件商标;在“资生堂”案[67]中多达50件商标,其中不乏多枚意图较为明显的抄袭他人高知名度标识的商标,且鲜有实际使用;“海棠湾”案[68]中申请人作为个人,不仅在第36类的不动产出租、不动产管理、住所(公寓)等服务上注册了本案的争议商标,还在其他商品或服务类别上申请注册了“海棠湾”商标。此外,还在多个类别的商品或服务上还注册了“香水湾”、“椰林湾”等30余件商标,其中不少与公众知晓的海南岛的地名、景点名称有关。从上述既有案例的整理来看,单纯的从量的角度进行判断可能难以得出划一的结论,因此还应回归恶意的角度进行综合性的衡量,当然这也是一般性条款使用过程中所必然存在对于可预测性的损害问题。

其三是在司法程序中应用第44条第1款所不能应对的情况,即在抢注人在多个类别大量注册的情况下,如果无效申请人仅对于其中一个商标申请无效程序的话,即使法院依据其大批量抢注的事实无效掉这一个注册商标,对于并未纳入无效程序的该恶意申请人名下的其他批量抢注则束手无策。这也是司法程序的被动性决定了其仅能进行量的控制,而更为有效的方法则是在审查过程中行政机关起到对于“使用意图”较为严格的审查,或者在审查环节就对于大量跨类注册予以严格的控制。

四、初步的结论

规制恶意抢注行为的初衷主要是针对其对商标法所保护法益的侵蚀。而商标法的保护法益则来源于一国商标法律制度的规定。我国商标法制选择了注册主义模式,但并不意味着保护仅仅注册而并不投入实际使用主体的利益。注册主义模式下商标法的保护法益仍旧是促进商标凝结成商业信用的过程。在此基础上,通过上述对于我国商标法中现有的规制恶意抢注规范的体系化解读,本文试图从下述几个方面提出一些观察的初步结论,以期为进一步的修法活动和司法实践提供原理上可资借鉴的指针。

(一)商标审查环节的制度设计

中国商标法在注册商标申请的“拒绝事由”[69]与已注册商标的“无效事由”的设置上采取了分立的做法。其中作为“拒绝事由”一种的异议事由与无效事由在设置上体现出了一定程度上的趋同性,即根据绝对拒绝(或无效)事由与相对拒绝(或无效)事由的区分,从异议或无效的主体以及提出无效事由的除斥期间角度对于商标法上可能的阻却某一商业标识注册为商标的情形进行了分类。而两者的区别仅在于《商标法》第33条中关于异议的绝对拒绝事由中不包含《商标法》第44条中关于无效的绝对无效事由中所提及的“以欺骗手段或者其他不正当手段取得注册”的情形[70]。

与此相对照,作为“拒绝事由”一种的“驳回事由”则与异议事由或无效事由的设置存在较大区别。在商标法中涉及驳回事由的规范包括第28条中提及的“符合本法有关规定”;第30条中的“不符合本法规定”与“与他人已注册商标相似”以及第31条中的“违反申请在先原则”。其中第28条及第30条中的“本法规定”如果是指包括绝对理由与相对理由在内的所有可以使得商标申请被无效的理由的话,那么商标局在审查过程中则承担了全面审查的职责。但在商标法权威解释中此处的“本法有关规定”仅指:第10条关于商标禁用标志、第11条关于不具有显著特征以及第12条三维标志不得注册,即所谓的绝对事由[71]。因此商标局审查过程中商标局所能使用的拒绝理由也限于:第10条、第11条、第12条、第30条与第31条五种情况。

从比较法实践来看,对于拒绝事由与无效事由存在同一主义与区别主义两种模式,对应着商标局在审查过程中是否采取全面审查原则还是不审查相对事由原则。前者的典型代表是日本的实践,即在拒绝事由与无效事由的设置上采取同一要件,且商标局采取全面审查原则。这样对于我国法上所谓的相对事由也全都纳入到了商标局审查范围之内,只要是发现存在两种标识上混淆之虞的注册均予以排除。后者的典型代表是德国的实践,即驳回事由和无效事由分立,商标局仅可对于绝对理由进行审查,不会依职权主动审查相对理由,对于相对理由则交由异议与无效程序通过相对人的主张予以解决[72]。

从上述对我国制度介绍中可知我国采取了德国模式。正因为如此,在审查阶段商标行政机关是否更加实质性的对于交易实际进行考察,并在阻却商标恶意抢注方面更加广泛的行使裁量权,构成了中日商标法对待具体信用在审查中地位上的显著区别。日本在审查阶段赋予审查员实质判断的裁量权,而中国在审查过程中面对海量申请与严苛的审限,往往倾向于形式判断,对于混淆的情况等待异议或无效程序再进行审理。

当然,这种差异的背后存在制度上的原因。即在制度上日本采取申请后即公开的制度(第12条之二),同时规定了信息提供制度(《商标法实施规则》第19条),因此有助于审查阶段商标行政机关的实质判断,并在较早阶段对于恶意抢注的情形发现并予以制止。而中国商标法则采取了初步审定之后才予以公告,公众很难参与审查环节。中国在审查环节放弃对于交易实际的考量可能会导致第三人不得不在异议或无效程序中负担相应成本“选择进入”程序。而如果在审查环节可以使得恶意抢注的主体承担更多的成本,令其在驳回程序的复审过程中说明其商标应当获得注册的正当性的话,可能会在很大程度上减轻现阶段被抢注主体与法院所承担的负担。

事实上商标局已经认识到了:在恶意抢注现象如此严重的情况下,有必要在单方程序中如果发现在混淆之虞与不正当手段申请等方面存在较高盖然性的情况下,可以要求申请人进一步提供证据证明,或迳行驳回申请。将第三人及社会公众在异议或无效程序中可能承担的“选择进入”,转化为申请人承担更多的义务[73]。而在立法论方面,由于日本采取申请后立即公开商标申请的制度,所以利害相关主体和社会公众可以及时发现商标被抢注,并及时向商标审查机关提供信息。同时也有助于审查阶段商标行政机关对于相对理由等的实质判断,并在较早阶段对于恶意抢注的情形发现并予以制止。而中国商标法则采取了初步审定之后才予以公告,公众需要等到审查机构已经完成审查,初步审定公告后才知道他人抢注的行为,因此很难参与到审查环节之中来。故而在商标法的修改中可以考虑在导入“信息提供制度”的同时,将现有制度改为申请后在很短期限内公开的制度,增加公众知晓商标被抢注与否的信息机制。

(二)阻却他人抢注中防止混淆之虞的认识

在对于具体信用的保护环节,中国对于未构成驰名商标情况下的广义混淆规制持消极态度。由于抱有形式判断的理念,因此对于扩大《商品与服务区分表》中商品类似范围的做法,商标行政机关持否定看法。法院可能从个案公平角度更倾向于正面突破《商品与服务区分表》[74]。

由于中国商标法在驰名认定上持有较为严格的态度,因此有必要在第13条第2款中的“驰名商标”和第32条后段中的“有一定影响的商标”“之间增加更加灵活的判断,并从防止混淆这一商标制度宗旨出发,阻却可能存在混淆之虞的抢注行为。而在授权确权环节存在防止混淆一般条款至少在中国商标法下有利于三类实践中发生问题的解决。

其一是对于商标被动性使用的处理。如前所述在适用第32条后段保护具体信用的过程中,对于未注册商标使用人未实际使用而是归因于其他因素使得未注册标识凝结了市场声誉的,不应该赋予其就该商标上的利益获得商业标识法上的激励。但是在防止混淆一般条款的语境下,并不关注未注册商标的商誉与标识的一一对应是否是未注册商标使用人的努力产生的,而是从防止混淆的制度公益出发,排除市场上可能存在的混淆状态。这样对于上述“广云贡饼”案来说,在商标注册日之前,在消费者间广东茶业公司与其普洱饼茶商品之间通过“广云贡饼”已实际建立起稳固“联系”的客观商业实践,如果允许他人注册“广云贡饼”商标的话,将会使消费者业已形成的稳固认知受到损害,因此可以阻却在后商标注册。这样就可以避免通过第32条后段解决“被动性使用”,在理论上存在的不自洽。

其二是可以代替“其他不良影响”条款在驳回程序中的适用。正是由于我国在驳回事由的设置尚存在很大的限定性,因此很多与在先权利或在先标识利益相关的情况下商标局在审查环节往往不予考虑,而是留待异议或无效程序中等待利害相关主体的主张。但是对明显侵害他人在先权益而申请注册的商标,如果对这种明显侵权的注册行为等到诉争商标被初步审定公告或者核准注册公告后,再由在先权益的所有人或者利害关系人提出异议或者无效,此时因申请注册行为导致的不良社会影响已经产生,为避免突破法条适用上的限制,法院在实践中选择了“其他不良影响”条款来处理这一问题。如果存在防止混淆一般条款的话,可以在审查、异议、无效环节中针对可能造成的包括广义混淆在内的混淆之虞予以规制,从而避免了扩大适用“其他不良影响”而造成的种种问题。

其三是对于“微信商标”案的情形,尽管腾讯公司是在第三人申请日之后开始使用“微信”商标从事即时通讯工具的服务,但是由于中国采取的初步审定后公开的制度,腾讯公司在使用时可能并不知晓商标申请注册的情况。且其在商标申请日后极短的时间内形成了消费者就其与产品间的稳固“联系”。从防止混淆的制度目的出发,通过防混淆一般条款的适用可能相比于“其他不良影响”条款,更加有利于此种情况下纠纷的解决。

(三)对于属地主义原则的认识

受严格的属地主义原则限制,中国法院对于是否在中国大陆境内实际使用产生一定影响或驰名性往往采取十分严格的态度。例如在“无印良品”案[75]中指出:“良品计画的“無印良品”商标虽然具有较强的显著性和创造性,但其在提供的证据不足以证明该商标在中国大陆境内在第24类商品上在先使用并有一定影响的情况”。对于此种情况无法适用具体信用的保护规定,仅能依据诚信原则相关条款予以处理。如在另一“无印良品”案[76]中就是依据第44条第1款中的“其他不正当手段”予以解决[77]。

在近期中国司法实践中对于属地主义的严格强调也有一定程度松动。尽管不是阻却他人注册的行政案件,在民事侵权案件中也存在网络环境下对于在中国大陆境内使用进行扩大解释的案例。在“匹克”案[78]中就强调:“即便出口商品不在境内销售,也难以避免通过各类电子商务网站使国内消费者得以接触到已出口至境外的商品及其标识,此种情况下商品上的标识会起到识别商品来源作用”。这样的法解释如果贯彻到商标注册环节,可能会起到对于外国著名但尚未在中国实际使用,而仅仅通过电子商务等途径使得中国相关消费者知晓的商标抢注行为给予规制。

(四)诚信原则适用上的问题

在诚信原则的具体化方面,中国商标法提供了较为广泛的救济可能。从实务部门的反映来看,对于2013年商标法修订中体现的诚信原则及其适用都给予了积极的评价。相反,如何提高诚信原则具体化条款的可预见性,进而防止对其肆意适用而导致的对注册主义功能的损害,应是将来面临的课题。一方面,面对恶意抢注的行为有设置及运用防止不诚信行为的一般条款的必要,同时也需要在针对抢注行为所侵害的利益进行类型化后,将能够通过其他条款规制的情形排除适用一般条款,从而尽可能明确一般条款的适用范围,以增强可预见性。

来源:《知识产权》2018年第7期

注释:

※ 中国社会科学院法学研究所助理研究员,中国社会科学院知识产权中心研究员。中日两国关于规制恶意抢注的制度比较请参考笔者发表于日本特许厅网站的日文报告:https://www.jpo.go.jp/shiryou/toushin/chousa/pdf/nicchu_houkoku/h29_houkoku/h29_houkoku3.pdf,访问时间:2018年6月11日。

[1] [日]渋谷達紀:《商標法の理論》,東京大学出版社1973年版,第246页。有关注册主义制度优势的详尽论述也请参考:李明德:《中国商标保护理论的最新发展》,《中国知识产权》2016年第112期。

[2] [日]本野英一:《光緒新政期中国の商標保護制度の挫折と日英対立》,《社会経済史学》2008年第74巻第3号。

[3] [日]本野英一:《中國商標法(一九二三)施行前後の外國企業商標保護體制:中日.中英商標權侵害紛爭を中心に》,《東洋史研究》2013年第 71卷第4期,第682-712页。

[4]Annette Kur, Not Prior in Time,But Superior in Right-How Trademark Registrations can be Affected by Third-Party Interests in a Sign,Max Planck institute for Intellectual Property and Competition Law, Munich 2013,p.804.

[5][奥地利]博登浩森著,汤宗舜、段瑞林译,《保护工业产权巴黎公约指南》,中国人民大学出版社2003年版,第78页。

[6]魏立舟:《“公共利益”告诉你:为什么“微信”案判错了?》,http://zhihedongfang.com/article-8921/,访问时间:2018年6月11日。

[7] 刘自钦:《商标权注册取得领域的客观诚信和恶信》,《知识产权》2017年第12期,第67页。在规范层面的类型化尝试也请参考:钟鸣,陈锦川:《制止恶意抢注的商标法规范体系及其适用》,《法律适用》2012年第10期,第8页。

[8][日]土肥一史:《周知商標の保護》,载紋谷暢男還暦:《知的財産権法の現代的課題》,発明協会1998 年版,第337頁。

[9][日]小塚莊一郎:《悪意の商標出願——理論的考察》,《TM5—悪意の商標出願セミナー》,https://www.jpo.go.jp/torikumi/kokusai/kokusai2/pdf/bad_faith_seminar3/02.pdf,访问时间:2018年6月11日。

[10]《中国恶意商标调查》,《2017年知识产权保护包括协力推进项目:关于中国的实际情况调查报告》,一般财团法人 知识产权研究教育财团,2017.

[11] [日]土肥一史:《悪意の商標出願》,《商標法の研究》,中央経済社2016年版,第117页。

[12] [日]小塚莊一郎:《悪意の商標出願——理論的考察》,《TM5—悪意の商標出願セミナー》,https://www.jpo.go.jp/torikumi/kokusai/kokusai2/pdf/bad_faith_seminar3/02.pdf.访问时间:2018年6月11日。

[13] 依据田村善之先生所提供的“弥补注册主义弊端的制度框架”的思路(见于[日]田村善之:《商標法概説》,有斐閣2000年第二版,第17-110页),笔者也将中国商标法上的弥补注册主义弊端的制度框架予以类型化,以期搭建深入比较研究与制度分析的基础。事实上在田村先生的制度框架下还存在“商标不使用的制度对策”,具体包括:注册时具有“使用意图”的证明、三年不使用撤销程序以及商标注册的费用控制三个方面,本文限于篇幅将主要集中于“注册主义下具体信用的保护”与“注册主义下诚实信用原则的具体化”两个方面进行论述。

[14] 例如“好记星”案(贵州省贵阳市中级人民法院民事判决书(2008)筑民三初字第3号)中对于“好记星”构成驰名的认定参考了其在全国范围内的宣传与销售状况;而在“苏富比”案(最高人民法院民事判决书(2010)民申字第1182号)中认定苏富比拍卖行虽然因为我国拍卖法、文物保护法等法律的限制未在我国大陆实际从事商业性拍卖活动,但是通过义卖、慈善性拍卖、预展、广告宣传等活动已经能够使相关公众知晓其为拍卖服务的提供者,因此足以认定苏富比拍卖行在我国大陆已经实际使用“苏富比”商标。相反,在“花花牛”案(北京知识产权法院行政判决书(2015)京知行初字第5845号)中原告销售范围以及广告宣传范围局限于河南省境内,地域范围较小,或显示“花花牛”商品的销售量在全国排名并非名列前茅,仅能证明引证商标一在河南省境内具有一定的知名度,但并不能证明引证商标一已经构成驰名商标。

[15]卢结华:《“注册恶意”的认定:以注册后的使用行为印证注册之初的心理状态》,http://mp.weixin.qq.com/s/cHmWoHk7_oqSkn1SJ-X94w,访问时间:2018年6月11日。

[16]张鹏:《我国未注册商标效力的体系化解读》,《法律科学》2016年第5期。

[17] 最高人民法院《关于审理商标授权确权行政案件若干问题的规定》(法释〔2017〕2号)。以下简称“《授权确权规定》”。

[18]北京知识产权法院行政判决书(2016)京73行初334号。

[19]北京市第一中级人民法院行政判决书(2012)一中知行初字第3344号。

[20]最高人民法院行政判决书(2016)最高法行再13号。

[21]北京市第一中级人民法院行政判决书(2012)一中知行初字第3359号。

[22]北京市高级人民法院行政判决书(2010)高行终字第1126号

[23] 最高人民法院《关于审理商标授权确权行政案件若干问题的意见》(法发(2010)12号)第18条。

[24]孔祥俊,夏君丽,周云川:《<关于审理商标授权确权行政案件若干问题的意见>理解与适用》,载《人民司法》2010年第11期。

[25] 在“哈啤”案(北京市高级人民法院行政判决书(2013)高行终字第667号)中认定尽管“哈啤”经过了使用有一定知名度,能够起到表明商品来源的作用,但尚不足以证明其在相关公众中已经达到广为知晓的程度从而构成未注册的驰名商标。

[26]北京市高级人民法院行政判决书(2008)高行终字第19号。

[27]同样的观点见于:杜颖:《商标先使用权解读——《商标法》第59条第3款的理解与适用》,《中外法学》2014年第5期,第1373页。

[28]统一法律适用标准 依法履行商标授权司法审查职责——最高人民法院知识产权审判庭负责人就《关于审理商标授权确权行政案件若干问题的意见》答记者问。

[29]尽管《商标法》第7条第一款规定彰显了“诚信原则”在商标法中的地位,但是由于这一规范在效果层面并未体现在《商标法》第28条审查环节、第33条异议环节、第44条无效环节中作为驳回申请、异议事由和无效事由而存在,因此在司法中仍难以适用。

[30] 刘敏学:《关于《中华人民共和国商标法修正案(草案)》的说明》,1992年12月22日在第七届全国人民代表大会常务委员会第二十九次会议上。

[31] 北京知识产权法院行政判决书(2014)京知行初字第67号。

[32]邓宏光:《商标授权确权程序中的公告利益与不良影响——以“微信”案为例》,《知识产权》2015年第4期,第53-60页。

[33] 马一德:《商标注册“不良影响”条款的适用》,《中国法学》2016年第2期,第225-237页。

[34]北京市高级人民法院行政判决书(2015)高行知终字第1538号。

[35] 钟鸣:《商标法不良影响条款扩大适用的争议及其解决》,载刘银良主编:《北大知识产权评论(2014/2015年卷)》,北京大学出版社2016年版。

[36] 最高人民法院行政判决书(2007)行提字第2号。

[37] 北京市高级人民法院行政裁定书(2006)高行终字第197号。

[38] 最高人民法院行政判决书(2015)行提字第3号。

[39] 北京市高级人民法院行政判决书(2012)高行终字第1306号。

[40] 北京市高级人民法院行政判决书(2012)高行终字第1127号。

[41] 北京市高级人民法院行政判决书(2012)高行终字第1196号。

[42] 最高人民法院行政判决书(2014)行提字第3号。

[43] 北京市高级人民法院行政判决书(2017)京行终2497号。

[44] 北京知识产权法院行政判决书(2015)京知行初字第352号。

[45]北京市高级人民法院行政判决书(2016)京行终2985号。

[46] 北京市高级人民法院行政判决书(2016)京行终2034号。

[47]相关学说争议的详尽介绍请参考:李扬:《商标法中在先权利的知识产权法解释》,《法律科学》2006年第5期。

[48] 北京市高级人民法院行政判决书(2015)高行(知)终字第1969号。

[49] 王迁:《回归常理——评“乔丹”商标争议再审案》,《人民司法(案例)》2017年第5期,第11页;崔建远:《姓名与商标:路径及方法论之检讨——最高人民法院(2016)最高法行再27号行政判决书之评释》,《中外法学》2017年第2期,第285页。

[50][奥地利]博登浩森著,汤宗舜、段瑞林译,《保护工业产权巴黎公约指南》,中国人民大学出版社2003年版,第76页。

[51]最高人民法院行政判决书(2016)最高法行再27号。

[52] 湖南省长沙市中级人民法院民事判决书(2004)长中民三初字第221号(《最高人民法院公报案例》2005年第10期)。

[53] 北京市高级人民法院行政判决书(2015)高行(知)终字第1969号。

[54][日]井上由里子:《パブリシティの権利の再構成》,筑波大学大学院企業法学専攻10周年:《現代企業法学の研究》,信山社2001 年版,第145页。

[55] 北京市高级人民法院行政判决书(2012)高行终字第701号。

[56] 北京市第一中级人民法院行政判决书(2012)一中知行初字第1369号。

[57] 北京市第一中级人民法院行政判决书(2012)一中知行初字第1051号。

[58] 北京市高级人民法院(2015)商行(知)终字第659号。

[59] 刘庆辉:《国家工商行政管理总局商标评审委员会等与安国市金泰副食品有限责任公司商标权纠纷上诉案——商标注册程序中不正当商标注册行为的法律适用》,《人民司法?案例》2015年第24期。

[60] 国家工商行政管理总局商标局:《关于公布新修订《商标审查及审理标准》的公告》,2017年1月4日,http://sbj.saic.gov.cn/tzgg/201701/t20170104_233075.html. 访问时间:2018年6月11日。

[61] 北京市第一中级人民法院行政判决书(2012)一中知行初字第1886号。

[62] 北京市高级人民法院行政判决书(2012)高行终字第703号。

[63] 北京市高级人民法院行政判决书(2011)高行终字第1428号。

[64] 北京市高级人民法院行政判决书(2014)高行终字第1864号。

[65] 北京市第一中级人民法院行政判决书(2012)一中知行初字第1236号。

[66] 北京市高级人民法院行政判决书(2016)京行终4450号。

[67] 北京知识产权法院行政判决书(2016)京73行初1163号。

[68]最高人民法院行政裁定书(2013)知行字第41号。

[69]由于我国对于异议程序采取的是授权前异议的模式,因此有学者将异议程序看作商标审查程序的组成部分,不同于救济性的“行政复议”,其本质上是商标注册申请初审程序的自然延续(何怀文:《商标法:原理规则与案例讨论》,浙江大学出版社2015年版,第35页)。从这个角度笔者也认为将审查程序和异议程序作为一体化进行理解。即与无效程序较多的体现了当事人之间关于商标权效力的争议解决,而异议程序则较多的体现了再次矫正审查的过误。因此此处的拒绝理由包括了两种程序下的驳回事由与异议事由。

[70]关于此款的解释请参考:李琛:《论商标禁止注册事由概括性条款的解释冲突》,《知识产权》2015年第8期。

[71] 郎胜主编:《中华人民共和国商标法释义》,法律出版社2014年版,第61页。

[72]安斯加尔 奥利:《德国商标法导读》,范长军译,《德国商标法》,知识产权出版社2013年版,第4页。

[73] 工商总局:《商标局遏制商标恶意抢注打击商标侵权行为,商标局2017年商标权保护工作取得显著成效》,

发布时间:2018年01月09日,商标局官方网站:http://sbj.saic.gov.cn/gzdt/201801/t20180108_271659.html,访问时间:2018年1月15日。其中强调了商标局在审查环节,对认定具有明显的主观恶意的商标申请从严审查,主动予以驳回。具体有以下四种情况:一是对恶意攀附他人商誉、抢注较高知名度商标的申请予以驳回;二是对大量抢注通用名称、行业术语等具有不正当占用公共资源意图的商标申请,予以驳回;三是对申请注册名人姓名商标等他人在先权利的恶意商标申请,从严审查,主动予以驳回;四是针对同一企业的恶意反复抢注、连续抢注的商标申请,从严审查并参考在先异议、无效宣告案例予以驳回。

[74] 与此相对照,在日本商标法上存在反混淆的一般条款(第4条第1款第15项),根据该规定可以在商标不类似,或商标类似但商品不类似的情况下,当存在来源混淆之虞时予以规制。

[75] 最高人民法院行政判决书(2012)行提字第2号。

[76]北京市高级人民法院行政判决书(2007)高行终字第16号。

[77] 对此问题,在日本法上尽管亦强调在本国内需要者间广为知晓的重要性,但并不要求该广为知晓的状态是在本国实际使用所产生的。外国广为知晓的商誉通过新闻、网络等传播途径达到在日本国内广为知晓的状态时亦承认对于《日本商标法》第4条第1款第10项“需要者间广泛知晓的商标”的适用(田村善之:《商標法概説》,有斐閣2001年第二版,第57页。)

[78]上海知识产权法院民事判决书(2016)沪73民终37号。

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